US, EC vs. India - Patents (US) 사건 (DS50, 1998. 1. 16. - 상소기구)

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가. 사건 개요

 

    이 사건은 인도의 특허법이 TRIPs 협정 70조8항 및 9항에 규정된 소위 mail box 특허 출원을 보장하지 못하였다고 미국이 시비한 사건이다. TRIPs 협정 70조 8항1)은 TRIPs 협정 당시 의약 및 농약물질에 대한 특허 보호 제도가 없는 회원국에 한하여 적용된다. 이 규정은 i) 물질 특허 제도가 없는 회원국에서도 의약․농약분야의 물질발명에 대한 특허 출원에 대하여 WTO 협정 발효일부터 일단 출원은 할 수 있도록 해주어야 한다고 규정하고 있으며, ii) 이러한 출원에 대해서는 물질 특허 제도가 도입된 날(협정 발효일로부터 10년 이후)에 협정에 따라 심사 해야 하고, 출원일은 i) 출원된 날 또는 우선권이 주장된 날로 인정해 준다. ii) 이렇게 심사하여 특허를 허여하기로 결정된 경우 그 보호 기간은 본 협정 33조2)에 의한 특허 보호 기간의 잔여기간으로 한다고 규정되어 있다. TRIPs 협정 70조9항3)에 따르면 65조의 경과 기간 규정에 의하여 물질 특허 제도가 없는 국가는 물질 특허 제도를 본 협정 발효일로부터 10년 후에 도입할 수 있도록 되어있다.

 

그런데 의약․ 농약 분야의 물질 특허의 특성상 제품화하려면 정부 기관의 품목 제조 허가를 받아야 하는데 품목 제조 허가를 받기 위한 임상 실험을 하는 데만 최소 7-8년이 소요된다. 따라서 의약․ 농약분야 물질 특허의 실제적 효과가 얻는데 너무 많은 기간이 소요되어 보다 단기간에 제품화가 가능한 기계 등 다른 분야의 특허와 형평이 맞지 않는다. 

 

이런 사정을 고려하여 의약․ 농약분야의 물질 특허를 물질 특허 제도가 없더라도 TRIPs 협정 발효일부터 출원할 수 있도록 하는 것이 70조8항이고, 이러한 물질이 제품화되어 품목 제조 허가를 받았을 경우에는 5년간 독점적 판매권을 부

여하도록 하는 것이 70조9항이며 70조8항과 9항을 mail box 출원 제도라고 한다. 1970년 인도 특허법 5절은 식품이나 의약품으로 사용될 목적으로 생산되거나 사용될 수 있는 물질(농화학 물질)에 관하여는 물질 특허(product patents)는 허용하지 아니하고, 단지 이러한 물질들에 대한 製法 특허(method or process of manufacture patents)만을 허용하고 있었다. 그런데 TRIPs 협정 27조4)는 3항의 특정의 예외 규정과 TRIPS 협정 65조4항과 70조8항의 경과 규정에 해당하는 경우를 제외하고는 물질 특허이든 제법 특허이든 발명의 ‘모든 기술적 분야(in all fields of technology)’에 대해서 특허 획득이 가능하도록 규정하고 있다. 따라서 인도는 의약품 및 농화학 물질에 대한 특허 보호 의무를 이행하지 아니한 것이다.따라서 70조8항과 9항의 mail box 제도를 운영해야 할 의무가 있었다. 1994. 12. 31. 인도 의회가 휴회 중인 동안 인도 대통령은 TRIPs 협정 70조 8항과 9항에 부합하도록 1994년 수정 특허법(Patent Amendment Ordinance 1994) 을 공표하였다.

 

수정 특허법은 의약품 등으로 사용될 수 있는 물질 그 자체에 대한 물질 특허를 내용으로 하고 있다. 이 법은 1970년 인도 특허법 제5절 및 제12절의 규정에도 불구하고 이러한 물질과 그에 따르는 제법에 대하여 특허청에 의한 특허가 허용되도록 하였다. 또한 이 법은 이 규정이 적용되는 특허 물질에 관하여 일정한 조건하에서 ‘배타적 판매권(exclusive marketing rights)’을 부여하도록 하였다. 이 수정 특허법은TRIPS 협정 이사회에 통보되었다. 그런데 인도 대통령이 공표한 수정 특허법은 인도 헌법 제123조에 의거한 것으로, 동 조항에 의하면 회기 중이 아닌 경우 대통령이 임시적인 조치를 취하는 것이 요구되는 때 대통령에게 한시적인 입법권이 주어지고 이 권한에 의한 입법은 국회 소집 후 6주 이내에 정식으로 의결되지 않으면 그 효력을 상실하도록 되어있었다. 수정 특허법은 의회의 추인을 받지 못해 1995. 3. 26. 그 효력을 상실하였고 인도 행정부는 위 조례에 관한 법률안을 의회에 제출하였으나 1996. 5. 10. 의회 해산으로 무효화되었다. 결국, 위 특허법은 공표되지도, TRIPs 이사회에 통보되지도 않았다. 

 

한편, 제소 당시 인도는 1970년 인도 특허법에 의하면 허용되지 아니하는 의약품 및 농화학 물질에 대한 특허 출원과 그 처리를 행정 관행(administrative practice)을 통해 허용하고 있었다. 1995. 1. 1.부터 1997. 2. 15. 사이에 총 1,339건의 의약품 및 농화학 물질 특허 출원이 받아들여졌고 인도는 이러한 일련의 출원 행위 및 그 처리는 TRIPs 협정 70조8항과 70조9항에 부합하는 의무를 이행하기 위한 것이라고 주장하였다. 미국은 인도가 TRIPs 협정이 규정한 경과 기간 중 의약품 및 농화학 물질의 보호를 위한 제도를 수립하도록 한 70조8항과 63조의 투명성의 원칙 그리고 70조 9항에 의한 독점적 판매권 부여 제도의 수립 의무를 위반하였다고 주장하고 1996년 11월 WTO에 제소하였다.

 

나. 주요 쟁점별 당사자 주장 및 판결 요지

 

1) TRIPs 협정 70조 8항의 위반 여부

 

(가) 신의칙 및 정당한 기대에 기초한 70조8항 해석 가능 여부

 

    패널은 인도가 TRIPs 협정 70조8항을 위반하였는지 여부를 심사하기 위해서는 우선 인도가 동 조항에 따라 어떠한 의무를 가지고 있는지 동 조항의 의미를 명확히 해석할 필요가 있다고 보았다. 패널은 조약법에 관한 비엔나 협약 31조1항에 의거, TRIPs 협정도 문언, 문맥 그리고 목적에 맞게 성실하게 해석되어야 하고 이러한 신의성실 원칙의 의미는 결국 이 협정에서 비롯되는 ‘정당한 기대(legitimate expectation)’를 보호하는 것이라고 보았다.

 

즉 패널은 인도가 TRIPs 협정의 의거하여 다른 회원국들이 인도에게 정당하게 기대하는 것을 인도가 보호하였는지 여부에 초점을 두어 분석하였다. 패널은 다음 항에서 설명하는 바와 같이 인도의 특허법이 다른 회원국이 인도에 대해 갖는 정당한 기대를 충족하지 못했으므로 결과적으로 70조8항을 위반하였다고 판정하였다. 상소기구는 정당한 기대를 충족하지 못했다는 패널의 판정은 기각하였다. 상소기구는 체약국들의 정당한 기대(reasonable expectations)를 보호해야 한다는 원칙은 GATT XXIII조 1항5)나호에 적시된 所謂 비위반 제소와 관련된 것인데 TRIPs 협정 64조2항6)에 의하면 GATT XXIII조1항나호와 다호는 WTO 협정 발효일로부터 5년간 TRIPs 협정의 분쟁 해결에 적용되지 않는다고 규정되어 있으므로 동 기간 중에는 GATT XXIII조1항가호에 따른 ‘협정 위반 제소’만이 청구 원인으로 인정된다는 확인하였다.

 

따라서 상소기구는 패널이 TRIPs 협정 의무 위반에 관련된 이 사건에서 정당한 기대의 보호를 원용한 것은 GATT XXIII조하에서 법적으로 구별되는 ‘협정 위반 제소’와 ‘비위반 제소’의 근거를 혼동하여 하나의 청구원인으로 혼합시킨 오류를 범한 것이라고 지적하였다. 상소기구는 패널이 조약법에 관한 비엔나 협약 31조도 잘못 적용한 것이라고 판정하였다. 상소기구는 조약에 대한 당사국의 정당한 기대는 조약 그 자체의 문언에 반영되어 있으며 조약 해석자의 임무는 조약의 문언을 검토하여 당사국의 기대를 판정하는 것이며 이러한 작업을 비엔나 협약 31조에 규정된 조약 해석의 원칙에 따라 시행하는 것이라고 설명하고 패널은 그러나 조약에 존재하지 않는 문언을 부가하거나 당사국이 의도하지 않은 개념을 조약에 추가한 것이고 패널의 이러한 행위는 31조에 의해 용인되지 않는 것이라고 지적하였다. 상소기구는 이 점은 분쟁 해결 기구의 권고와 판정 및 패널과 상소기구의 조사 결과와 권고는 대상 협정에 규정된 권리와 의무를 증가시키거나 축소시킬 수 없다고 못 박은 DSU 3조2항7)과 19조2항8)에도 명시적으로 나타나 있다고 부연하였다.

 

(나) 70조8항 의무 위반 여부

 

(1) 패널의 판정

 

    WTO의 효력 발생 시점은 1995. 1. 1.이므로 인도가 현재 부담하는 의무는 70 조8항가호이고, 나, 다호의 의무는 TRIPs 협정 65조2항9) 규정에 의해 2005. 1. 1.에야 인도에 적용된다. 패널도 체약국에 부과되는 의무는 의약품 및 농화학 물질의 특허 출원을 가능하게 하는 방법을 제공하는 것이라고 이해하였으나 어떤 방법이 요구되는지는 그 해석만으로 불분명하므로 문맥과 목적을 고려하여야 한다고 보았다. 문맥을 분석할 경우 패널은 70조8항 나, 다호에 의하면 1995. 1. 1.까지 의약, 농화학 물질에 대한 특허 출원을 가능케 하지 못한 체약국은 경과 기간 후 그 기간 중 제출된 출원을 조사하여 특정 기준에 부합하는 특허권 보호를 규정해야 하므로 출원의 방법은 필요하다고 판단하였다. 더 나아가 체약국은 경과 기간 중이라도 70조9항의 조건에 맞는 상품의 배타적 판매권을 주장할 권리가 있다고 패널은 판단하였다. 

 

협정의 대상과 목적에 따라 해석할 경우 패널은 의약, 농화학물질의 특허 보

호 체제가 없는 경우, 이 특허권, 우선권을 보호할 수 있는 방법이 1995. 1. 1.까지 준비되어야 한다고 보았다. 65조의 경과규정은 70조8항가호에는 적용되지 아니하며 2005. 1. 1.까지 의약, 농화학물질에 관한 특허 출원권, 우선권의 보호가 70조8항가호의 중심 목적이라고 확인하였다. 또한 패널은 70조8항가호의 취지는 개도국에 mail box출원과 우선권을 부여할 제도를 구비하라는 것 일뿐 아니라, 출원권과 그에 대한 특허권이 배제되거나 무효화될 가능성도 배제하고자 하는 것이므로 이는 회원국의 정당한 기대를 충분히 보호하는가와 관련하여 조사되어야 한다고 보았다.

 

 미국은 인도가 70조 8항의 의무이행을 위해 인도 특허법 1970을 개정해야 하고, 특허 출원을 허용하고 있다는 인도 행정부의 행정 관행은 적법한 이행수단이 아니라고 주장하였다. 이에 대하여 인도는 TRIPs 협정 1조1항10)은 체약국은 그 자신의 법체계 안에서 협약의 규정을 이행하는 적절한 방법을 결정할 자유가 있다고 하였으므로 입법이 아닌 행정 관행으로 이행하고 있다 하더라도 70조8항의 의무 위반은 아니라고 반박하였다.

 

패널은 분쟁 당시 인도의 행정 관행은 공무원에게 특허법의 일정 규정을 무시하게 요구함으로써 법적 불안정을 형성하고 보았으나 이러한 법적 不安定을 형성한다고 보았다. 이러한 법적 불안정성은 공식적, 공개적으로 특허 출원을 절차를 규정했던 1994년 특허법이 효력을 상실함으로써 더 복잡해졌으며 패널은 인도 특허당국이 특허 출원 신청을 거부하지는 않았지만 경쟁자가 이를 소송으로 무효화할 위험이 있다고 지적하였다.

 

이에 대해 인도는 행정 관행의 효력을 인정한 인도 대법원의 3가지 판결을 제시했으나 패널은 이 사실만으로는 법원이 법률에 명백히 위반하는 행정 관행이 유효하다고 지지하리라는 것을 충분히 입증하지 못한다고 언급하였다. 결국, 패널은 70조8항가호는 메일 박스 출원과 그에 基한 終局的 특허가 출원일 또는 우선일(priority date) 당시 특허 보호를 청구하는 대상 물질이 해당 국가 에서 특허 적격이 없었다는 이유로 거절되거나 무효화될지도 모른다는 모든 합

리적인 의심(reasonable doubt)을 제거할 수도 있도록, 해당 회원국들로 하여금 메일 박스 출원에 대한 권리를 부여하고 출원일 및 우선일을 배정할 수 있는 적절한 수단을 마련하는 것뿐만 아니라, 출원일 또는 우선일을 보존할 수 있는 확실한 법적 근거를 제공할 것을 요한다고 판결하였다. 

 

패널에 의하면 TRIPs 협정 70조8항가호의 목적을 달성하려면 발명의 신규성이 상실되는 것을 방지하기 위하여 출원일과 우선일에 대한 확실한 법적 근거가 필요하며, 가능하면 출원자에게 先출원에 기하여 출원일 또는 우선일 이후의 출원자보다 우선권을 주장할 수 있는 지위를 부여해야 한다고 하였다. 패널은 인도의 특허 출원 제도가 공표되지 않은 점은 70조8항과 관련하여서도 심각한 문제가 있다고 보았다. 이 분야의 출원자들이 보통 그러한 권리 보호제도를 알고 있다 하더라도 이것만으로는 부족하고 다른 WTO의 체약국의 출원자가 이를 적절하게 인식하기 위해 그들은 의약, 농화학물질 특허 출원 제도가 존재함을 알 뿐 아니라 그것에 의해 TRIPS 협정 70조8항나, 다호에 의한 특허권 주장이 보호 가능하고 비록 경과 기간 중이라도 70조9항에 의한 배타적 판매권이 부여된다는 그 취지도 알 수 있어야 한다고 언급하였다. 따라서 인도가 특허 출원 제도를 공표하지 아니한 것은 법적 안정성, 예측 가능성을 흠결한 것으로 TRIPS 협정 70조8항가호의 이행 의무를 위반한 것이라고 판단하였다.

 

(2) 상소기구의 판정

 

    70조8항가호에서 요구하는 메일 박스 특허 출원을 할 수 있는 ‘수단(means)’의 정확한 의미가 무엇인지에 대해 상소기구는 70조8항가호는 나, 다호의 문맥과 연계하여 해석되어야 한다고 전제한 다음, 70조8항가호에서 말하는 수단이란 70조8항나, 다호의 적용에 필수적인 ‘출원일 또는 우선일 현재의 신규성과 우선권을 보존할 수 있는 확실한 법적 근거’를 제공하는 것이어야 한다고 보았다.

 

그러나 70조항가호가 메일 박스 출원과 그에 기한 종국적 특허가 출원일 또는 우선일 당시 특허 보호를 청구하는 대상 물질이 해당 국가에서 특허 적격이 없었다는 이유로 거절되거나 무효화될지도 모른다는 어떤 합리적 의심도 제거할 수 있을 정

도의 수단을 요구한다는 패널의 해석에는 동의하지 않았다. 인도는 TRIPs 협정 65조에 의하여 농약․ 의약분야를 포함한 물질 특허 제도의 도입을 2005. 1. 1.까지 유예받고 있으므로, 70조8항가호에 의하여 메일 박스 출원에 대한 법제를 마련하여 관련 출원일과 우선일 현재의 발명의 신규성과 출원의 우선권을 보전할 수 있는 유효한 법적 근거를 제공할 의무를 지고 있을 뿐이라는 것이다. 상소기구는 이러한 판단 아래 인도의 특허 보호 제도가 그러한 법적 근거에 해당하는지를 검토하였다.

 

인도 특허법 5조(a)호에 의하면 식품 또는 약품으로 사용되거나 사용될 수 있는 물질은 특허를 받을 수 없으며, 12조1항은 특허 출원서에 관한 완전한 명세서(specification)가 첨부되었을 때 특허 조정관은 심사관에게 그 출원서와 명세서를 송치하여야 한다고 기재되어 있다. 또 15조2항에는 특허조정관은 특허 대상이 아닌 물질에 대한 출원을 거절하여야 한다고 명시되어 있다. 상소기구는 위에서 언급한 특허법의 조항들이 강행 규정이라는 점을 확인하였다. 

 

상소기구는 인도의 행정 관행은 공무원들로 하여금 위와 같은 특허법의 강행 규정을 무시하도록 요구하고 있다는 점에서 일정한 정도의 법적 불안정성을 조성하고 있다는 점을 인정하였다. 인도는 행정 관행이 위와 같은 특허법의 강행 규정보다 우선 적용된다고 주장하였으나 상소기구는 패널과 마찬가지로 이를 수용하지 않았다. 상소기구는 행정 관행에 의거, 설사 인도 특허 공무원들이 메일 박스 출원을 심사하지 않더라도, 경쟁자들이 메일 박스 출원을 심사하여 거절하라는 법원의 명령을 받아서 특허 청구를 기각시킬 수 있는 가능성이 있다고 보았다. 상소기구는 인도 정부는 특허법 159조에 따라 母法을 시행하기 위한 규칙을 제정할 수 있고 160조에 따라 그러한 시행규칙은 인도의 상․하원에 제출되어야 함에도 불구하고 이를 무시하고 행정 관행을 이용하고 있으므로 인도의 행정 관행은 특허법의 강행 규정에 비추어 유효한 규범으로 존재한다고 보기 어렵다고 판단하였다. 이상을 토대로 상소기구는 메일 박스 출원 접수를 위한 인도의 행정 관행은 TRIPs 협정 70조8항가호에 합치되지 않는다고 판정하였다.

 

2) TRIPS 협정 70조9항 배타적 판매권의 위반 여부

 

    인도는 현재 배타적 판매권에 대한 법적 제도를 갖고 있지 않으나 지금까지 인도는 배타적 판매권을 요구받은 사실이 없었으므로 권리자의 배타적 판매권을 침해하지 않았음에도, 그러한 제도를 형성하지 않았다는 사실, 즉 행정부가 배타적 판매권을 부여할 어떠한 제도적 근거를 가지지 못한 사실 자체가 협정 위반이되는 것인지가 문제되었다. 패널은 TRIPS 협정이 체약국에게(이 사건에 있어서는 인도에게) 배타적 판매권을 보호하기 위한 의무가 언제 부과되는지에 대해 다음의 기준을 제시하였다.

i) 문언 분석: 70조9항의 규정에는 “6부의 규정에도 불구하고”라는 문구가 명시되어 있으므로 체약국은 경과 기간의 적용 없이 WTO 설립협정 발효일인 1995. 1. 1.부터 위 규정상의 의무를 이행하여야 한다.

 

ii) 문맥, 목적 분석: 70조 8항의 해석에서의 기준과 같이 체약국의 정당한 기대에 합치되도록 신의성실에 맞게 해석되어야 하고, 경과 기간 동안의 의약품 및 농화학물질에 대한 특허 출원의 이익을 보호하고자 하는 취지에 있어서는 8항과 같다. 그러므로 체약국은 다음의 조건이 구비되면 배타적 판매권을 부여하여야 한다.

① 의약품 및 농화학물질에 대한 우편출원이 있을 것

② 1995.1.1. 이후 다른 회원국에서 그 물질에 대한 특허가 출원될 것

③ 다른 회원국이 특허를 부여할 것

④ 다른 회원국이 그 물질에 대한 판매를 허가할 것

 

패널은 이상의 요건만 구비되면 구체적 사안에서 배타적 판매권의 요구가 없었다 하더라도 그러한 권리가 보호받을 수 있는 제도를 체약국은 마련하여야 할 의무가 있는 것이므로 인도는 그러한 의무(즉 TRIPs 협정 70조9항을)에 위반한 것이라고 판단하였다.

 

패널은 70조9항을 WTO 협정 발효일 이후에는 언제든지 배타적 판매권을 허여할 수 있도록 제도를 정비하여야 한다는 의미로 해석하였고 이에 대하여 인도는 70조 9항의 배타적 판매권 허여 의무는 같은 항에 규정된 다른 조건들이 충족된 다음에 이행할 수 있도록 조치를 취하면 되는 것인데, 패널은 장래에 조치를 취할 의무를 즉시 조치를 취해야 할 의무로 잘못 해석하였다고 상소하였다. 상소기구는 인도가 TRIPs 협정 70조9항을 위반하고 있다는 패널의 판정을 지지하였다.

 

70조9항은 문언상 “제VI부의 규정에 불구하고” 70조8항가호에 규정된 의약․ 농약분야의 물질 특허가 출원된 경우에 적용되는 조항으로서, 65조에서 예정하고 있는 이행 기간 동안 적용되는 일련의 권리 의무 관계를 규정하는 조항이라고 보았다. 따라서 상소기구는 70조8항가호와 9항은 WTO 협정 발효일부터 적용될 것을 의도하고 있는 규정이고 70조9항에 규정된 권리의무가 실질적인 효과를 가지려면 그러한 입법이 WTO 협정 발효일인 1995. 1. 1. 현재 있어야 할 것이라고 분석하였다. 그런데, 인도도 자인하고 있는 바와 같이 현재 인도에는 특허 출원된 의약․농약물질에 대한 배타적 판매권을 허여하는 법적 근거가 없으며 70조9항의 의무를 이행하기 위해서는 입법적 조치가 필요할 것이므로 법적 근거를 갖추지 못한 인도는 70조9항을 위반한 것이라고 판정하였다.

 

3) TRIPS 협정 63조 투명성의 원칙 위반 여부

 

    미국은 인도에 유효한 특허 출원 제도가 있다고 패널이 판단할 경우를 대비하여 예비적으로 이 문제를 제기했고 패널은 인도의 특허 출원 제도는 TRIPs 협정 70조8항가호에 위배된다고 판단하였지만, 상소기구가 패널의 이러한 판단을 배척하는 경우 상소기구에서의 판단 공백을 예방하기 위해서는 투명성 의무 이행 여부에 대한 판단이 필요하다고 보았다.

 

인도는 이러한 투명성의 원칙은 65조의 경과 기간 규정이 적용되어 인도는 2000. 1. 1.까지 위 의무를 이행하지 않을 수 있다고 반박하였다. 패널은 TRIPs 협정 제5부가 투명성의 원칙과 분쟁 해결 절차로 이루어지고 만약 투명성 원칙에 경과 기간 규정이 적용된다면 분쟁 해결 절차도 마찬가지라고 해석될 것이고 이는 부당한 것이므로 결국 투명성의 원칙은 경과 기간의 규정의 적용이 없다고 결정하였다. 패널은 특허 출원을 규정하는 법률 또는 행정 규칙은 63조1항11)에 의해 공표되어야 하는 것이고 인도가 행정부의 의회에 대한 서면 답변 형식으로 공표하였다고 주장하나 이는 위 규정에 정한 공표 방식으로는 부적당한 것이라고 판단하였다.

 

또한 인도 특허법은 이러한 행정 규칙에 반하는 규정을 포함하고 있어 이러한 법적 불안정한 상태의 행정 규칙은 비록 공표되었다 하더라도 투명성의 원칙에 합치될 수 없다는 것이 패널의 결정이다. 인도는 DSU 3조, 7조, 11조에 따라 패널은 당사국이 제출한 쟁점에 대해서만 판단하여야 함에도 불구하고, 패널이 미국의 TRIPs 협정 70조8항 위반에 기한 주위적 청구를 인용한 다음에 63조 위반에 기초한 예비적 청구에 대하여 판단한 것은 권한을 넘은 것이라고 상소하였다. 상소기구는 특정 사건에 있어서 패널의 심리 범위(terms of reference)에 포함될 청구(claim)는 패널 설치 요청서에 반드시 포함되어 있어야 한다고 환기하였다. 미국의 패널 설치 요청서에 적시된 심리 범위에는 TRIPs 협정 63조에 기한 청구는 포함되어 있지 않고 패널에 제출한 1차 서면 입장서(submission)에도 63조는 언급되어 있지 않았다.

 

미국은 패널과 당사국간 최초의 실질 심리(substantive meeting)에서 구두 진술로써 비로소 63조를 예비적 청구로 제기하였다. 미국의 이 사건 패널 설치 요청서에는 “… 인도의 법제도는 TRIPs 협정 27조, 65조, 70조의 규정을 포함한, 그러나 반드시 이에 국한되는 것은 아닌(including but not necessarily limited to), TRIPs 협정에 배치되는 것으로 생각된다 …”고 기재되어 있으나, 상소기구는 ‘including but not necessarily limited to’란 간단한 구절만으로 DSU 6조 2항에서 요구하는 “쟁점이 된 특정 조치를 명시하고, 쟁점을 분명하게 제시하는 데 충분한 제소의 법적 근거에 대한 간략한 요약문을 제출하여

야 한다”는 요건을 충족하지 못한다고 판단하여 인도의 주장을 수용하였다.

 

 미국은 이 사건의 당사자 협의 과정에서 인도가 농약․의약물질 특허의 메일 박스 출원을 위한 ‘훈령’의 존재 사실에 대하여 전혀 공개하지 않았기 때문에 인도가 패널 앞에서 그러한 ‘훈령’이 존재한다는 주장을 할 것을 전혀 예상하지 못하였고, 따라서 패널 설치 요청서에 63조에 기한 청구를 미리 포함시킬 수 없었다고 항변했다. 상소기구는 협의 절차에서 제기되는 청구와 사실에 기하여 그 다음의 패널 절차의 심리 범위와 실체가 결정되는데, 협의 절차 이후에 청구에 관련된 모든 사실이 어떤 이유에서든 패널에 제출되지 않았다고 생각하는 당사자는 그 사건의 패널에 추가적인 사실 심리를 진행할 것을 요구하게 될 것이나, 상소기구는 이러한 추가적 사실 심리가 패널의 심리 범위를 대체할 수는 없다고 보았다. 즉 미국은 63조 관한 시비(claim)를 제대로 제기하지 못하였으므로 패널 판정을 번복한다는 것이다.

 

 

다. 해설 및 평가

 

    이상과 같은 이유로 상소기구는 i) 인도가 TRIPs 협정 65조에 규정된 이행 기간 동안 의약․ 농약물질의 발명에 대한 특허 출원과 관련하여 신규성과 우선권을 충분히 보존할 수 있는 ‘수단’을 확립하지 않는 것은 TRIPs 협정 70조8항가호의 의무에 위배된다는 패널의 판정을 지지하고, ii) 인도가 TRIPs 협정 70조9항의 의무를 준수하지 않았다는 패널의 판정도 지지하였으나, iii) 인도가 TRIPs 협정 63조1항, 2항12)을 위반하였다고 인정한 패널의 판결에 대하여는 법률적 오류가 있다고 결론을 내렸다. 

 

인도가 TRIPs 협정 63조에 위반했다는 미국의 주장은 당초 미국의 패널 설치 요청서에 적시되어 있지 않았고 다만 인도가 자신의 법제가 TRIPs 협정에 불합치되지 않는다고 주장한 것에 반박하는 과정에서 새로이 제기된 것이다. 상소기구는 미국의 주장을 기각함으로써 제소에 관한 법적 근거를 명시하라는 DSU 6조2항의 규정을 엄격하게 해석하였다.

 

즉 제소국은 패널 요청서에 위반이라고 주장하는 해당 법조문을 명시해야 한다는 것이다. 따라서 만일 제소국이 패널 설치 요청서에 특정 시비를 누락하였다면 새로운 패널 설치를 요청할 수밖에 없을 것이다. 실제로 미국과 EC는 항공기 보조금 분쟁에서 상대방의 일부 보조금 프로그램이 양자 협의 요청서에 누락되었다는 지적이 있자 이들 누락 프로그램에 대해 별도의 패널 설치를 각각 요청한 바 있다. 해당 조문은 적시하였으나 동 조문내의 세부 조항은 명기하지 않았을 경우 패널은 위와 같이 엄격하게 DSU 6조2항을 해석하지 않고 동 시비가 적법하게 이루어진 것이라고 판단한 바 있다(Korea-Dairy 사건). 

 

패널은 인도가 메일 박스 접수 제도를 갖추리라고 정당한 기대(legitimate expectations)를 하였으며 인도의 법제는 이러한 정당한 기대를 저버린 것이므로 70조8항 위반이라고 판정하였으나 상소기구는 이를 번복하였다. 상소기구는 패널이 legitimate expectation을 GATT외 다른 협정에서 해석 기준으로 사용하는 것에 대해 일관되게 기각하여왔다. 상소기구는 기대(expectations)를 보호한다는 것은 국내외 상품간의 경쟁에 관한 개념으로서 GATT III조와 XI조에 근거하는 것이고 (자국 상품이 각종 국내 제도와 원산지 규정에서 덜 불리한 대우를 받으리라는 기대), 합리적인 기대란 시장 접근 문제에 관한 것으로 GATT XXIII조1항(b)에 규정된 비위반 제소에 근거한 것이라고 보았다. 상소기구는 이러한 원칙을 GATT외에 다른 WTO 협정에 적용하는 것에 대해 소극적이다. 일례로 EC-Computer Equipment 사건에서 패널은 WTO협정과 GATT 협정의 대상과 목적 가운데의 하나인 시장 접근에 대한 안정성과 예측 가능성은 회원국의 정당한 기대를 보호하지 않고서는 유지될 수 없다는 논리로 특정 회원국의 양 허표는 수출국의 정당한 기대 측면에서 해석될 수 있다고 판단하였고 이러한 해석이, 이번 사건의 경우처럼, 조약법에 관한 비엔나 협약 31조상의 신의성실에 의한 해석 원칙에도 부합한다고 보았다. 그러나 상소기구는 패널이 양허표 해석에 있어 수출국의 정당한 기대가 고려되어야 한다는 근거로 든 판례인 EEC-Oilseed

사건은 GATT XXIII조1항나호의 비위반 제소에 관한 것으로서 협정 위반에 관한 본 사건에 직접 적용할 수는 없는 것이라고 지적하였다. 상소기구는 패널이 인용한 GATT II조5항13)도 정당한 기대의 근거가 될 수 없다고 보았다. 동 조항이 비록 특정 양허에 있어 의도되었다고 믿는 대우(con- templated treatment)와 실제 부여된 대우(accorded treatment) 간의 차이가 있을 수

있음을 상정하고 있고 그 차이를 보상에 관해 규정하고 있기는 하나 동 조항 어디에도 어느 회원국이 GATT II조에 합치되게 행동하였는가를 판정하기 위하여 그 국가의 양허표를 해석함에 있어 수출국의 期待가 그 해석의 근거가 될 수 있다고 규정하고 있지는 않다는 점을 강조한 바 있다. 

 

이 사건 패널 보고서가 회람된 직후 EC는 동일한 건에 대해 인도를 WTO에 제소하였다. 쟁점 사항은 역시 인도 특허법의 TRIPs 협정 70조8항, 9항 여부였으며 동 사건 패널 역시 이번 사건 판결과 동일한 결론을 내렸다. 두 사건은 별도 패널이 구성되고 사건 번호가 다른 독립된 사건이기는 하지만 시비가 된 조치 및 심리 쟁점과 판결이 동일하므로 통합하여 판례 해설을 작성하였다. 차제에 TRIPs 협정의 주요 골자에 대해서 알아본다.14) TRIPS 협정은 여타 기존의 지적 재산권 협정과 마찬가지로 최소한의 보호기준을 규정하고 있으며, 국가간에 통일적인 기준을 제시하는 것은 아니다(1조1항). 즉, 회원국들은 동 협정에 의한 최소한의 요구 조건을 만족시킬 경우 보호방법과 관련한 자국의 법적 제도나 관행을 자유롭게 결정할 수 있다.

 

3, 4, 5조는 내국민 대우와 최혜국 대우에 관한 기본적 의무로서 실질적 보호 기준뿐 아니라, 지적 재산권의 범위, 이용 가능성, 취득, 유지 및 이행에 영향을 미치는 사안에도 적용된다. 8조는 공중 보건이나 공공 이해를 이유로 그리고 지적 재산권의 남용을 방지하기 위해 회원국들이 TRIPS 협정과 일치하는 범위 내에서 별도의 조치를 취할 권리를 인정하고 있다. 개도국들은 기술 이전을 강조하고 있는 7조(목적)와 함께, 동 규정을 중시하고 있다.

 

TRIPs 협정은 실질적 보호 기준(보호 대상, 권리 부여, 최소한 보호 기간 등)을 명확히 규정하고 있는바, 세계지적재산권기구(World Intellectual Property Organization(WIPO)) 협정, 파리조약,

베른조약 등 기존 의 지적 재산권 협정상의 실질적 의무를 편입하고, 상기 협정들이 규율하지 않고 있는 사항들에 있어서 추가적 의무를 지우고 있어 베른조약, 파리조약 플러스로 불려지기도 한다. 

 

기존 지적 재산권분야의 국제법들이 이행 문제에 관해 대부분 규정을 하지 않았으나 TRIPS 협정은 처음으로 회원국들로 하여금 국내 이행 절차와 피해 구제 방안을 수립하도록 요구하였다. 이행 조항은 우선 효과적인 이행 수단을 권리 소유자에 게 확보시키고, 아울러 교역상 장애를 방지하거나 이행 절차의 남용 가능성에 대한 세이프가드 수단을 제공하고 있다. 동 조항에서는 일반적인 침해 행위와 이보다 악의적인 위반 행위(위조 및 불법 복제)를 구분하고, 前者에 대해서는 민사 사법적 구제를, 後者에 대해서는 국경 조치와 형사 재판 등 추가적인 절차와 구제 방안을 제공하도록 하고 있다. 

 

당해국의 개발 수준에 따라 부여되는 과도 기간(65, 66조)은 선진국 1년(96년 11월부터 적용), 전환기 국가 및 개도국 5년(2000년 1월 1일부터 적용), 최빈국 11년으로 되어 있으나, 내국민 대우와 최혜국 대우에 관한 의무는 모든 회원국에 대해 공히 96년 1월 1일부터 적용되게 되어 있다. 또한 의약이나 농화학 물질에 대한 특허 보호 제도가 없는 개도국들은 65조4항에 따라 특허 보호를 10년까지 연기할 수 있으나, 이번 사건에서 문제가 된 70조8항, 소위 ‘mailbox’조항에 따라 95년 1월 1일부터는 특허 신청 출원을 접수해야 한다.

 

그리고 그러한 특허 신청 대상 품목이 특허 부여 결정이 취해지기 전이라도 판매 허가를 취득하게 되면, 70조9항에 따라 일정 조건하에 5년간 독점적 판매권을 부여해야 한다. 65조5항, 소위 逆行 금지(non-backsliding)조항에 따라 회원국들은 과도기간을 이용하여 보호 기준을 감축해서도 안되고 기존에 체결한 국제 협정상 의무를 벗어나서도 안되게 되어 있다. 협정 준수 여부를 감시하기 위한 표준 메커니즘은 다른 회원국들에 의한 해당국의 이행 법령 심사인 바, 63조2항에 따라 회원국들은 TRIPS 협정 이사회에 법령을 통고할 의무가 있다. 개도국의 경우, 관련 법령․ 제도․ 관행의 대폭적인 변경을 수반하게 되므로 선진국들은 67조에 따라 개도국들에 대해 기술․ 재정 협력을 제공할 의무가 있으며, TRIPs 협정 이사회는 동 분야의 이행 현황도 점검하고 있다.

 

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¹⁾ 70.8. 세계무역기구협정 발효일 현재, 회원국이 제27조에 의한 의무에 부합되는 의약 및 농약물질에 대한 특허 보호를 허용하지 아니하는 경우, 동 회원국은

가. 제6부의 규정에도 불구하고, 세계무역기구협정의 발효일로부터 이러한 발명에 관한 특허출원을 할 수 있는 수단을 제공하고,

나. 이 협정 적용일자 현재 이 협정에 규정되어 있는 특허가능 기준을 동 기준이 회원국에 출원된 날짜에 적용되고 있는 것처럼 또는 우선권 주장이 가능하여 이 우선권이 주장되는 경우에는 우선권 주장일에 적용되고 있는 것처럼 이 출원에 적용하며,

다. 이들 출원 중 나호에 언급된 보호기준을 충족하는 출원에 대해, 특허부여일로부터 그리고 이 협정 제33조에 따라 출원일로부터 기산되는 특허 기간의 잔여기간 동안 이 협정에 따른 특허 보호를 부여한다.

 

²⁾ 33. 보호 기간은 출원일(Re.8)로부터 20년이 경과하기 전에는 종료되지 않는다. (Remark 8) 원특허허여제도를 갖고 있지 아니한 회원국은 보호 기간이 원특허허여제도에서의 출원일로부터 계산되도록 규정할 수 있는 것으로 양해된다.

 

³⁾ 70.9. 제8항가호에 따라 물질이 일방회원국내에서 특허출원의 대상이 되는 경우, 제6부의 규정에도 불구하고, 그 회원국내에서 판매허가를 득한 후 5년간 또는 그 회원국내에서 물질 특허가 부여되거나 거절된 시기까지 중 짧은 것으로 동 시기까지 배타적인 판매권이 부여된다. 단, 세계무역기구협정의 발효이후, 다른 회원국내에서 그 물질에 대한 특허가 출원되고, 특허가 부여 되고, 동 다른 회원국내에서 판매허가를 득한 경우에 限한다.

 

⁴⁾ 제27조 특허대상

1. 제2항 및 제3항의 규정을 조건으로 모든 기술분야에서 물질 또는 제법에 관한 어떠한 발명도 신규성, 진보성 및 산업상 이용 가능성이 있으면 특허획득이 가능하다(Re.5). 제65조제4항, 제70조제8항 및 이 조의 제3항을 조건으로 발명지, 기술분야, 제품의 수입 또는 국내생산 여부에 따른 차별없이 특허가 허여되고 특허권이 향유된다. (Remark 5) 이 조의 목적상 진보성, 산업상 이용 가능성이라는 용어는 회원국에 의해 각각 비자명성, 유용성이라는 용어와 동의어로 간주될 수 있다.

2. 회원국은 회원국 영토 내에서의 발명의 상업적 이용의 금지가 인간, 동물 또는 식물의 생명 또는 건강의 보호를 포함, 필요한 경우 공공질서 또는 公序良俗을 보호하거나, 또는 환경에의 심각한 피해를 회피하기 위하여 동 발명을 특허대상에서 제외할 수 있다. 단, 이러한 제외는 동 이용이 자기나라 법에 의해 금지되어 있다는 이유만으로 취해서는 아니된다.

3. 회원국은 또한 아래사항을 특허대상에서 제외할 수 있다.

가. 인간 또는 동물의 치료를 위한 진단 방법, 요법 및 외과적 방법

나. 미생물 이외의 동물과 식물, 그리고 비생물학적 및 미생물학적 제법과는 다른 본질적으로 생물학적인 식물 또는 동물의 생산을 위한 제법. 그러나 회원국은 특허 또는 효과적인 독자적 제도 또는 양자의 혼합을 통해 식물변종의 보호를 규정한다. 이 호의 규정은 세계무역기구협정의 발효일로부터 4년후 재검토 된다.

 

⁵⁾ XXIII:1. 체약국은

(a) 다른 체약국이 본 협정에 따른 의무의 이행을 태만히 한 결과,

(b) 다른 체약국이, 본 협정의 조항에 저촉여부를 불문하고, 어떤 조치를 적용한 결과 또는

(c) 기타 다른 어떤 사태가 존재하는 결과로서,

본 협정에 따라, 직접 또는 간접으로 자국에 부여된 모든 이익이 무효 또는 침해되거나, 본 협정의 목적 달성이 저해되고 있다고 인정할 때에는, 동 문제의 만족한 조정을 위하여 관계가 있다고 동 체약국이 인정하는 다른 체약국 또는 체약국들에 대하여 서면으로 사정의 설명 또는 제안을 할 수 있다. 동 사정의 설명 또는 제안을 받은 체약국은 사정의 설명 또는 제안에 대하여 호의적인 고려를 하여야 한다.

 

⁶⁾ 64.2. 1994년도 GATT 제23조제1항나호 및 다호는 세계무역기구협정의 발효일로부터 5년간 이 협정에 따른 분쟁 해결에 적용되지 아니한다.

 

⁷⁾ 3.2. 세계무역기구의 분쟁 해결 제도는 다자간무역 체제에 안전과 예견가능성을 부여하는 데 있어서 중심적인 요소이다. 세계무역기구의 회원국은 이 제도가 대상 협정에 따른 회원국의 권리와 의무를 보호하고 국제공법의 해석에 관한 관례적인 규칙에 따라 대상 협정의 현존 조항을 명확히 하는 데 기여함을 인정한다. 분쟁 해결 기구의 권고와 판정은 대상 협정에 규정된 권리와 의무를 증가시키거나 축소시킬 수 없다.

 

⁸⁾ 19.2. 제3조제2항에 따라 패널과 상소기구는 자신의 조사 결과와 권고에서 대상 협정에 규정된 권리와 의무를 증가 또는 감소시킬 수 없다.

 

⁹⁾ 65.2. 개발도상회원국은 제3조, 제4조 및 제5조의 규정을 제외한 이 협정의 규정에 대하여 제1항에 규정된 적용일을 4년간 추가로 연기할 수 있다.

 

¹⁰⁾ 1.1. 회원국은 이 협정의 제규정을 실시한다. 회원국은 이 협정의 규정에 위배되지 아니하는 경우, 자기나라의 법을 통해 이 협정에 의해서 요구되는 것보다 더 광범위한 보호를 실시할 수 있으나, 그렇게 할 의무를 지지는 아니한다. 회원국은 자기나라의 고유한 법제도 및 관행 내에서 이 협정의 제규정에 대한 적절한 이행 방법을 자유로이 결정한다.

 

¹¹⁾ 63.1. 이 협정의 대상(지적 재산권의 취득가능성, 범위, 취득, 시행 및 남용의 방지)에 관하여 회원국이 시행하는 법과 규정, 그리고 일반적으로 적용되는 최종사법판결이나 행정결정은 회원국 정부 및 권리자가 그 내용을 알 수 있도록 하는 방법으로, 자기나라 언어로 공표되며, 이러한 공표가 실제적으로 가능하지 아니한 경우에는 공개적으로 입수 가능하도록 한다. 이 협정의 대상에 관한 회원국의 정부 혹은 정부 기관간에 시행되는 협정도 공표된다.

 

¹²⁾ 63.2. 회원국은 무역관련 지적재산권위원회가 이 협정의 운영을 검토하는 것을 지원하기 위해 제1항에서 언급된 법과 규정을 동 위원회에 통보한다. 동 위원회는 이 의무를 수행함에 있어서 회원국에 대한 부담을 최소화 하도록 노력하며, 세계지적 재산권기구와 이러한 법과 규정을 포함하는 공동 등록소를 설치하는데 합의할 경우, 지적 재산권위원회에 직접 이러한 법과 규정을 통보하는 의무를 면제하는 결정을 할 수 있다. 동 위원회는 또한 이와 관련하여 파리협약(1967년) 제6조의3의 규정에 근거한 이 협정상의 통보 의무와 관련된 모든 조치를 고려한다.

 

¹³⁾ II:5. If any contracting party considers that a product is not receiving from another contracting party the treatment which the first contracting party believes to have been contemplated by a concession provided for in the appropriate Schedule annexed to this Agreement, it shall bring the matter directly to the attention of the other contracting party. If the latter agrees that the treatment contemplated was that claimed by the first contracting party, but declares that such treatment cannot be accorded because a court or other proper authority has ruled to the effect that the product involved cannot be classified under the tariff laws of such contracting party so as to permit the treatment contemplated in this Agreement, the two contracting parties, together with any other contracting partiessubstantially interested, shall enter promptly into further negotiations with a view to a compensatory adjustment of the matter.

 

¹⁴⁾ 이하는 나라경제 1996년 6월호에 게재된 최충주 당시 주제네바 참사관의 기고문 ‘TRIPS 협정의 차기 협상 과제’에서 전제한 것이다.

 

 

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