EC vs. Canada - Patent Term 사건 (DS170, 2000. 10. 12. - 상소기구)

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가. 사건 개요

 

     캐나다 특허법 44조1)는 1989년 10월 1일 이후에 출원된 특허에 대해서는 20년의 특허 보호 기간을 부여하나(新法 특허) 45조2)에는 동일 이전에 특허가 부여된 특허의 보호 기간은 17년으로 제한한다고 규정되어 있다(舊法 특허). 신법 특허는 특허 출원일을 기준으로 20년간, 구법 특허는 특허 부여일 기준으로 17년간 보호하는 것이다. 미국은 캐나다 특허법 45조는 특허 보호 기간을 20년 이상으로 정한 TRIPs협정 33조3) 및 70조 위반이라고 주장하고 199년 7월 캐나다를 WTO에 제소하였다. 미국이 시비한 것은 TRIPs 협정 발효 당시 존재했던 구법 특허 중 특허 보호 기간이 17년 미만인 특허들이었다. 구법 특허라도 출원 이후 3년 이상이 지나서 특허를 부여 받았을 경우에는 출원일 기준 20년 보호라는 TRIPs 협정 33조에 해당될 수 있기 때문이다.

 

나. 주요 쟁점별 당사자 주장 및 판결 요지

 

1) TRIPs 협정 70조2항 적용 여부

 

     미국은 TRIPs 협정 발효일인 1996년 1월 1일 이전에 부여된 캐나다의 구법 특허에도 TRIPs 협정 33조가 적용된다고 주장하고 그 근거로 70조2항4)상 해당국에 대한 TRIPs 협정 적용일(캐나다의 경우 1996. 1. 1.)에 이미 존재하여 보호받고 있는 모든 대상물에 대해 의무를 발생시킨다는 점을 들었다. 캐나다는 구법 특허는 TRIPs 협정 적용일 이전에 발생한 행위이므로 TRIPs 적용일 이전 행위에 대해서는 의무를 발생시키지 않는다는 협정 70조1항5)에 의해 협정의 의무 준수대상에서 제외된다고 반박하였다. 패널은 70조2항의 대상물(subject matter)은 동 조항은 물론 TRIPs 협정 내에서 보통 보호(protected)된다는 수식어와 함께 사용된다는 점과 27조1항6)이 특허대상을 발명을 포함한 물질로 규정하고 있으므로 70조2항의 대상물은 1996년 1월 1일 당시 캐나다에서 특허로 보호되고 있던 발명에도 적용된다고 확인하였다. 

 

캐나다는 70조1항에서 말하는 행위는 특허 출원 행위, 정부의 특허 부여 행위를 모두 지칭하며 구법 특허는 두 행위 모두 1996년 1월 1일 이전에 발생한 것이므로 70조1항에 의거, TRIPs 협정의 의무 대상에서 제외된다고 주장하였다. 패널은 행위의 범위를 어떻게 정하든 70조2항의 대상물과는 구별되는 것이므로 굳이 그 범위를 정할 필요가 없다고 보았다. 설사 캐나다의 주장대로 70조1항이 1996. 1. 1. 이전 특허 부여 행위를 TRIPs 협정 적용 대상에서 제외한다 하더라도 70조1항의 소급 금지 원칙이 1996. 1. 1. 현재 존재하는 구법 특허에 의해 보호되는 발명을 규율(govern)하지는 못한다고 판단하였다.

 

특허 부여 행위는 해당 대상물을 보호하는 것인데 이번 사건의 대상물에 부여된 이러한 보호는 1996. 1. 1. 현재 존재하고 있고 同日 이후에도 계속될 것이기 때문에서였다. 이러한 보호가 캐나다에서 1996. 1. 1.을 지나 계속되는 한, 조약법에 관한 비엔나 협약 28조7)에 규정된 바와 같이 TRIPs 발효일 이전에 당사국 캐나다에 관련하여 발생한 행위나 사실 또는 없어진 사태에 해당하지 않으므로 그 당사국 즉, 캐나다를 구속한다고 판단하였다. 

 

캐나다는 70조2항 前端의 ‘이 협정에 달리 규정된 경우를 제외한다’는 단서 구문상 70조2항은 70조1항에 부속되는 것이며 70조2항은 TRIPs 협정 발효일 이 전 행위에는 적용되지 않는다고 주장하기도 하였으나 패널은 이 단서는 70조1항과 여타 TRIPs 협정 조항간에 상충이 있을 때 효력이 있는 것이며 70조1항과 2항 간에는 위에 살펴본 바와 같이 acts와 대상물(subject matter)이 서로 다른 개념이 므로 상충이 있을 수 없다고 보았다. 70조1항은 현존하는 대상물에 대해 TRIPs협정상의 의무를 부과하려는 70조2항 해석과 상충되지 않으며 이러한 해석은 전통적인 조약 해석 방법 중의 하나인 유효 해석 원칙(principle of effective interpre-tation)에도 합치한다는 점을 지적하였다. 즉 동일 조약 내에는 상충되는 점이 없고 다른 조항을 무효 또는 무의미하게 만드는 방식으로 해석해서는 안 될 것이나 70조1항을 캐나다의 주장대로 이해할 경우 70조의 다른 조항이 무의미해질 수 있다는 것이다. 

 

캐나다는 특허 보호1 기간은 특허 부여 행위의 불가분의 일부분(integral part) 이므로 특허 보호 기간에 관한 33조는 사실 70조2항이 아니라 70조1항에 의해 규율된다는 주장을 펴기도 하였다. 패널은 특허권자에게 제공되는 28조8)상의 각종 배타적인 권리는 포괄적으로 부여되는 것이지 일부 권리와 의무를 분리하거나 따로 따로 고려할 것이 아니라고 설명하고 유독 특허 기간만을 다른 배타적 권리와 분리하여 70조1항에 의해 규율된다고 볼 아무런 증거가 없다고 일축하였다. 이상의 판단을 토대로 패널은 1996년 1월 1일부로 캐나다는 TRIPs 협정의 제반 의무를 준수할 의무가 있으며 따라서 이번 사건에서 문제가 된 일부 구법 특허에 대해 TRIPs 33조상의 의무－20년의 특허 보호 기간 부여－를 준수해야 한다고 판시하였다. 

 

캐나다는 70조2항의 대상물은 구법 특허에도 적용되나 70조1항은 그렇지 않다는 패널의 판정에 대해 상소하였다. 캐나다는 33조의 특허 기간 제공 의무는 특허 출원 ‘행위’의 본질적인 부분이고 TRIPs 협정 발효 전에 일어난 ‘행위’는 TRIPs 협정 적용 대상이 아니라는 주장을 반복하였다. 아울러 70조2항 전단의 단서 조항상 70조1항이 2항에 우선한다고 주장하였다. 상소기구는 70조2항의 행위와 그러한 행위로부터 발생한 권리는 구분되어야 한다고 설명하고 행위란 명백한 종료 시점을 갖는 개념이고 여전히 효과가 계속 되는 권리와 혼동해서는 안 된다고 보았다. 상소기구는 70조1항의 특허와 관련된 행위에 적용되는 것이지 특허 자체에 의해 발생하는 권리에는 적용되지 않는다고 보고 70조1항은 구법 특허를 배제하지 않는다는 패널 판정을 지지하였다. 70조2항 전단의 단서 조항에 대해서도 상소기구는 70조1항과 2항은 서로 구분되고 분리된 사안을 다루는 것이므로 70조2항의 단서는 70조1항에 의해 공여 되는 권리에는 적용되지 않는다고 보았다.

 

70조1항의 이미 종료된 행위, 70조2항은 권리가 계속되는 상황에 관한 것이므로 둘은 논리적으로 연계되어 있지 아니 하며 존재하고 있는 권리에 적용되는 조약은 그 권리가 비록 그 조약 발효 전의 행위로부터 발생한 것이라 하더라도 그 권리에 적용되는 것이라고 설명하였다. 상소기구는 조약법에 관한 비엔나 협약 28조9)에 규정된 바와 같이 조약은 없어 진 사태(situation which ceased to exist)에 관하여 별도의 의사가 조약으로부터 나타나지 아니한 경우에 소급 적용되지 않는 것인데 이는 70조2항과 같이 없어지지 않은 사태(situation which has not ceased to exist)에는 계속 적용된다는 의미이며 TRIPs 협정 어디에도 별도의 의사가 나타난 것으로 이해될 부분이 없다고 지적하였다. 이상의 이유로 상소기구는 구법 특허에는 70조1항이 아니라 2항이 적용되는 것이며 따라서 캐나다는 TRIPs 협정 33조의 의무를 준수해야 한다는 패널 판정을 지지하였다.

 

2) TRIPs 협정 33조 위반 여부

 

     패널은 구법 특허도 33조 적용 대상이라는 것을 확인하고 캐나다 특허법 45조(구법 특허)가 33조에 위반된다고 확인하였다. 패널은 33조의 특허 보호 기간 20년은 최소한의 기간이며 TRIPs 협정상의 의무는 준수해야 할 최소한의 기준(minimum standard)이라는 것은 TRIPs 협정 1조1항10)에서도 확인된다고 언급하였다.

 

패널은 구법 특허 가운데 40%가 법정 특허 보호 기간인 20년에 미치지 못한다는 통계도 언급하였다. 캐나다는 특허 출원일부터 발급일까지의 기간은 각 사안마다 다르므로 33조가 구상하고 있는 특허 보호 기간은 고정된 최소기간(fixed minimum)이 아니라 20년 이내의 가변적인 기간(variable period of less than 20 years)으로 보아야 한다고 주장하고 TRIPs 협정 기안자들이 특허 보호 기간이 출원일부터 발급일까지의 시간으로 인해 가변적일 수 있다고 인식한 것은 그 기간을 최소한 줄이라고 명시한 62조2항11)으로부터도 유추할 수 있다고 언급하였다.

 

즉 33조가 의도한 것은 실제적인 보호 기간(effective protection)으로서 특허의 배타적 권리가 보호되는 발급일 이후의 실제적인 보호 기간이 같다면 비록 출원일을 기준으로 할 경우 20년 이내에 종료되는 경우라도 33조와 합치된다는 것이다. 패널은 캐나다의 주장대로 해석할 문언상 또는 문맥상의 근거가 없고 33조의 조문은 출원일 이후 20년 이내에는 특허 보호 기간이 종료되지 말아야 한다는 것을 명백히 규정하고 있어 출원일 이후 20년 이내 종료되는 보호 기간도 가능하다는 캐나다의 해석은 33조 명문 규정과 상치된다고 기각하였다. 패널은 캐나다의 주장대로 해석하는 것은 실제 조문에 존재하지 않는 것을 있는 것으로 전제하는 것으로 이는 조약의 해석은 조문에 기재된 내용에 근거해야 한다는 조약 해석 원칙상으로도 적합하지 않다고 보았다.

 

캐나다는 특허상 특허 출원 후 획득 시까지의 대기 기간(pendency period)이 평균 5년 소요되므로 이는 출원일을 기준으로 하면 22년간 보호하는 것이므로(구법 특허 17년+대기 기간 5년) 33조와 동등한(equivalent) 보호를 제공하는 것이라고 주장하기도 하였으나 패널은 이를 수용하지 않았다. 평균이 5년이라는 것은 실제 그것보다 짧은 경우(예컨대 2년)도 있으며 그 경우 출원일 이후 20년 이내에 종료되는 것이 명백하며 이는 33조 위반이고 대기 기간이 길어 실 보호 기간이 길어지는 경우를 앞서의 짧아진 경우와 서로 상쇄하여 볼 수도 없다는 것이 기각 사유였다. 

 

캐나다는 TRIPs 협정 62조에 의거, 지재권 취득 유지에 관한 절차는 일부 지연될 수 있다고 주장하였으나 패널은 이 규정은 출원된 특허 등을 합리적인 기간내에 검사(examination)하는 것에 관련된 것이지 특허 보호 기간 준수 의무와 같은 정책적 사안과는 무관하다고 밝혔다. 패널은 나아가 62조는 41조2항에 표방된 일반적인 원칙과도 합치되지 않는다고 판단하였다. 상소기구도 캐나다 특허법 45조(구법 특허)가 TRIPs 협정 33조 위반이라는 패널 판정을 지지하였다. 상소기구는 TRIPs 33조는 매우 명료하게 특허 보호 기간이 출원일 이후 최소 20년이라고 적시하고 있고 캐나다 특허법 45조는 이와는 다르게 특허 보호 기간을 계산하고 있는 점 또한 명백하므로 33조와 합치되지 않는다고 단정하였다.

 

캐나다는 33조12)는 available한 보호 기간이라고 언급하고 있고 캐나다 특허법상 출원일 기준 20년간의 특허 보호 기간도 available 하므로 33조 위반이 아니라는 주장을 제기하기도 하였다. 출원 이후 특허 발급까지 예컨대 1년이 걸렸다면 출원일 기준 보호 기간은 18년(1년+구법 특허17년)이 되어 33조 위반이나 만일 5년이 걸렸다면 22년(5년+17년) 보호하는 것이고 이러한 경우가 available한 것이므로 33조 위반이 아니라는 것이다. 상소기구는 33조의 available이란 법적인 권리와 확실성 측면에서 그러하다는 것이지(available as a matter of legal right and certainty) 캐나다의 특허 심사 절차의 복잡성으로 인해 우연히 얻어지는 경우를 의미하지는 않는다고 일축하고 33조의 20년 보호 기간은 뚜렷하고 특정한 권리로서 특허 신청자가 특허 신청 당시 분명히 확신할 수 있는 것이어야 한다고 부연하였다. 캐나다는 실효적 보호 기간 주장을 반복하였으나 상소기구는 33조의 text상 근거가 없고 캐나다가 인용한 62조2항도 특허 권리 기간과는 무관한 조항이라고 설명하고 캐나다의 주장을 받아들이지 않았다.

 

다. 해설 및 평가

 

    TRIPs 협정 발효 이전 각국의 특허 보호 기간은 다소 상이하였다. 미국은 캐나다가 TRIPs 발효와 함께 자국의 특허 보호 기간을 TRIPs 33조에 규정된 대로 최소 20년으로 정했어야 한다고 주장하면서 그 근거 중의 하나로 조약법에 관한 비엔나 협약 31조3항(b)를 들었다. 동 조항은 조약의 해석에 관한 당사국의 합의를 확정하는 그 조약 적용에 있어서의 후속 관행(subsequent practice)에 근거하여 조약을 해석할 수 있다고 규정하고 있다.

 

무엇이 후속 관행에 해당하는 것인지에 대해 비엔나 협약은 명문의 요건을 제시하고 있지 않으나 Japan-Alcohol 사건에서 상소기구는 어떤 해석 문제에 관해 조약 체결국간 합의가 있음을 시사하는 정도의 뚜렷한 행위 양식이 있다고 볼 수 있을 만큼의 충분한 조화되고, 공통되며 일관된 일련의 행위와 선언 정도면 후속 관행에 해당하는 것으로 볼 수 있다고 언급한 바 있다. 미국은 후속 관행이 특허 기간을 20년 이상으로 정하는 것이라는 주장을 뒷받침하기 위해 6개 선진국이 TRIPs 협정 발효 이후 자국 특허법을 그러한 내용으로 개정하였다는 자료를 제출하였으나 패널은 잠정 보고서(interim report)에서 모든 TRIPs 협정 당사국 중 6개국의 예만 가지고 후속 관행을 인정하기는 어렵다고 밝혔다.

 

이에 대해 미국은 33조에 의거하여 자국법을 그러한 내용으로 개정해야 했던 국가는 캐나다를 포함, 7개 선진국 밖에 없었으며(다른 국가는 모두 이미 20년 이상 보장) 분쟁 당사국인 캐나다를 제외하고 나머지 6개 선진국이 33조대로 개정하였으므로 이들의 행위는 후속 관행이 되기에 충분하다고 반박하고 잠정 보고서 해당 부분을 수정하여 줄 것을 요구하였다. 패널은 이에 대해 후속 관행을 이용하지 않고도 33조 위반 여부 문제를 판정 할 수 있으므로 굳이 후속 관행 존재 여부에 대해 심리할 필요는 없다고 본다고 언급하고 미국이 요구를 비켜 나갔다. 

 

대상이 되는 국가 중 분쟁 당사국을 제외한 나머지 국가가 모두 동일한 행동을 하였다면 이는 Japan-Alcohol 사건 상소기구가 제시한대로 조화되고, 공통되며 일관된 일련의 행위와 선언에 해당하며 따라서 후속 관행이라고 보는 것이 타당할 것이다. 그러나 패널은 명백한 사실상의 오류가 없는 한 잠정 보고서 내용을수정하는 데 매우 인색하다. 이번 사건에서도 패널은 후속 관행의 주체가 될 수 있는 국가가 TRIPs 체결국 전체가 아니라 7개 선진국에 불과했다는 사실을 간과 했음을 시인하는 대신 후속 관행 문제는 살펴 볼 실익이 없다는 것으로 자신의 초기 판단이 부실했다는 비난을 회피하고자 하였다. 패널이 잠정 보고서상의 실질적인 내용을 당사국의 지적이나 요청에 따라 수정한 경우는 Korea-Paper 사건이 처음이다.

 

인도네시아산 인쇄용지를 판매하는 인도네시아 회사에 대한 반덤핑 관세를 산정함에 있어 우리나라 무역위는 동 회사가 필요 자료를 제출하지 않는다는 이유로 생산 회사의 자료를 이용하여 인쇄용지의 정상 가격을 계산하였으나 인도네시아는 이것이 문제될 것이 없다는 패널의 잠정 보고서에 대해 반덤핑과 관련하여 문제가 된 회사가 판매회사이니 만큼 같은 판매회사의 자료를 이용하면 모를까 생산회사의 자료를 이용하는 것은 2차 자료를 사용할 때는 특별히 신중을 기해야 한다는 반덤핑협정 부속서 II의 7조13)를 위반한 것이라고 주장하였다. 패널은 인도네시아의 주장을 수용하였다.

 

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¹⁾ 44. … where an application for a patent is filed under this Act on the basis of an application filed on or after October 1, 1989, the term limited for the duration of the patent is twenty years from the filing date.

 

²⁾ 45. … the term limited for the duration of every patent issued under this Act on the basis of an application filed before October 1, 1989 is seventeen years from the date on which the patent is issued.

 

³⁾ 보호 기간은 출원일(Re.8)로부터 20년이 경과하기 전에는 종료되지 않는다. (Remark 8) 원특허허여제도를 갖고 있지 아니한 회원국은 보호 기간이 원특허허여제도에서의 출원일로부터 계산되도록 규정할 수 있는 것으로 양해된다.

 

⁴⁾ 70.2. 이 협정에 달리 규정된 경우를 제외하고, 이 협정은 관련 회원국에 대한 이 협정 적용일에 이미 존재하여 그 회원국내에서 그 날짜에 이미 보호되고 있거나, 이 협정의 규정에 따른 보호 기준을 충족하거나 결과적으로 충족시키게 되는 모든 대상물에 대하여 의무를 발생시킨다. 이 항과 제3항 및 제4항과 관련하여 기존의 작품에 관한 저작권관련 의무는 베른협약(1971년) 제 18조에 의해서만 결정되며, 기존 음반상의 음반제작자 및 실연자의 권리에 관한 의무는 이 협정 제14조제6항에 의해 적용되는 베른협약(1971년) 재18조에 의해서만 결정된다.

 

⁵⁾ 70.1. 이 협정은 당해 회원국에 대하여 동 협정의 적용일 이전에 발생한 행위에 관하여 의무를 발생시키지 않는다.

 

⁶⁾ 27.1. 제2항 및 제3항의 규정을 조건으로 모든 기술분야에서 물질 또는 제법에 관한 어떠한 발명도 신규성, 진보성 및 산업상 이용 가능성이 있으면 특허획득이 가능하다(Re.5). 제65조제4항, 제70조제8항 및 이 조의 제3항을 조건으로 발명지, 기술분야, 제품의 수입 또는 국내생산 여부에 따른 차별없이 특허가 허여되고 특허권이 향유된다. (Remark 5) 이 조의 목적상 진보성, 산업상 이용 가능성이라는 용어는 회원국에 의해 각각 비자 명성, 유용성이라는 용어와 동의어로 간주될 수 있다.

 

⁷⁾ 28. 별도의 의사가 조약으로부터 나타나지 아니하거나 또는 달리 확정되지 아니하는 한 그 조약 규정은 그 발효이전에 당사국에 관련하여 발생한 행위나 사실 또는 없어진 사태에 관하여 그 당사국을 구속하지 아니한다.

 

⁸⁾ 28.1. 특허는 특허권자에게 다음과 같은 배타적 권리를 부여한다.

가. 특허대상이 물질인 경우, 제 3자가 특허권자의 동의없이 동 물질을 제조, 사용, 판매를 위한 제공, 판매 또는 이러한 목적을 위하여 수입하는 행위의 금지 (Re.6) (Remark 6) 이 권리는 상품의 사용, 판매, 수입 또는 기타 유통에 관하여 이 협정에 따라 부여되는 모든 다른 권리와 같이 이 제6조의 규정에 따른다.

나. 특허대상이 제법인 경우, 제3자가 특허권자의 동의없이 제법사용행위 및 최소한 그 제법에 의해 직접적으로 획득되는 상품의 사용, 판매를 위한 제공, 판매 또는 이러한 목적을 위한 수입행위의 금지

28.2. 특허권자는 또한 특허권을 양도, 또는 상속에 의하여 이전하고, 사용허가를 체결할 권리를 갖는다.

 

⁹⁾ 28. 별도의 의사가 조약으로부터 나타나지 아니하거나 또는 달리 확정되지 아니하는 한 그 조약 규정은 그 발효이전에 당사국에 관련하여 발생한 행위나 사실 또는 없어진 사태에 관하여 그 당사국을 구속하지 아니한다.

 

¹⁰⁾ 1.1. 회원국은 이 협정의 제규정을 실시한다. 회원국은 이 협정의 규정에 위배되지 아니하는 경우, 자기나라의 법을 통해 이 협정에 의해서 요구되는 것보다 더 광범위한 보호를 실시할 수 있으나, 그렇게 할 의무를 지지는 아니한다. 회원국은 자기나라의 고유한 법제도 및 관행 내에서 이 협정의 제규정에 대한 적절한 이행 방법을 자유로이 결정한다.

 

¹¹⁾ 62.2. 지적 재산권의 취득이 권리의 부여 또는 등록을 조건으로 하는 경우, 회원국은 부여 또는 등록의 절차가 권리취득을 위한 실질적 조건의 준수를 조건으로, 보호 기간이 부당하게 단축되는 것을 회피하기 위하여 부여 또는 등록을 합리적 기간이내에 허용하도록 보장한다.

 

¹²⁾ 33. The term of protection available shall not end before the expiration of a period of twenty years counted from the filing date.

 

¹³⁾ 7. 당국이 조사 개시 신청서에 제공된 정보를 포함하여 2차적인 출처로부터의 정보를 기초로 정상 가격에 관한 조사 결과를 포함한 판정을 내려야 하는 경우, 당국은 특별한 신중을 기하여야 한다. 이러한 경우, 당국은 가능하다면 공표된 가격표, 공식 수입 통계 및 세관보고서등과 같이 다른 독립된 출처로부터 취득한 정보 및 조사 과정에서 다른 이해 당사자로부터 얻은 정보를 점검하여야 한다. 그러나 이해 당사자가 협조를 하지 않고 이로 인해 관련정보가 당국에 입수되지 아니하는 경우 이 상황이 그 당사자가 협조하였을 때보다 그 당사자에게 더 불리한 결과를 초래할 수 있는 것은 명백하다.

 

 

 

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