EC vs. US - Section 211 사건 (DS176, 2002. 2. 1. - 상소기구)

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가. 사건 개요

 

    1998년 미국 의회는 쿠바 정부에 의해 부당하게 몰수된 기업의 원 所有主를 보호하여 주기 위하여 그 기업 상품의 표장, 상표권, 상호권과 같거나 거의 유사한 표장의 등록, 갱신 및 그 표장에 대한 상표권과 상호권의 주장을 제한하는 조항 211조를 Omnibus Appropriations Act(OAA)에 추가하였다. 즉 OAA 211조(a)(1)1)은 몰수된(confiscated) 영업 또는 영업 재산과 관련하여 사용된 표장(mark) ․ 상호(trade name or commercial name)와 동일 또는 상당히 유사한 표장․상호는 원 소유자의 명시적인 동의가 없는 경우에는 모든 거래 또는 지급을 금지하고 있다.

 

221조(a)(2)는 위의 압류된 표장․상호에 대한 권리를 지정된 국가의 국민이 주장하는 경우 미국 법원으로 하여금 이를 인정하지 못하도록 규정하고 있으며 221조(b)는 압류된 것과 동일하거나 상당히 유사한 표장․상호에 대하여, 지정된 국가의 국민 또는 그의 등록명의변경자(successor-in-interests)가 미 연방상표법상의 권리를 주장할 경우 미 법원으로 하여금 이를 인정하지 못하도록 금지하고 있다. 이 조항은 세계적으로 유명한 Cuba의 Havana Club이라는 상표의 Rum주가 원등록자인 쿠바의 국영 무역회사에 의해 미국 내에서 사용되는 것을 봉쇄하기 위한 정치적인 목적으로 제정된 것이다.

 

원래 Havana Club 상표는 카스트로 정부가 들어서기 이전에 Arechabalar라는 가문이 가지고 있었다. 그러나 카스트로 정권은 Arechabalar家의 재산을 몰수하였고 Arechabalar가는 스페인으로 도주하였다. 따라서 Arechabalar가는 ‘Havana Club’ 에 대한 상표권을 갱신할 수 없었고 미국의 경우 1973년에 상표권의 존속 기간은 만료되었다.

 

그러자 쿠바 국영 무역 기업인 Cubaexport社는 1976년에 미국 특허․ 상표청 Patent and Trademark Office 에 상표를 출원, ‘Havana Club’에 대한 상표권을 취득하였다. 쿠바 국민이나 단체는 미국과 1929년 체결된 상호 지적 재산권인정 조약인 Inter-American Trademark Convention에 의거하여 미국 내에 상표 등록을 할 수 있었던 것이다. 1993년 프랑스의 Pernod Ricard 社는 Cubaexport와 합작하여 Havana Club Holding(HCH)사를 설립하여 Havana Club을 상표로 사용하는 Rum주를 생산, 판매하였다. 다만 세계 최대의 Rum 소비 시장인 미국에는 쿠바 상품의 금수 조치에 따라 판매할 수가 없었다.

 

쿠바 상품의 금수 조치가 철회될 경우 Havana Club이 미국 Rum주 시장을 석권할 것을 우려한 세계적인 Rum 생산, 판매 업체인 Bacardi 사는 Havana Club 상표를 자신이 미국에 등록하려고 시도하였다. 그러나 이미 Cubaexport가 이미 동 상표를 등록한 관계로 이 신청은 기각되었다. 그럼에도 불구하고 Bacardi사는 1996년 Havana Club 상표의 Rum주를 미 국내 시장에 판매하기 시작하였으며 HCH는 미국에서 상표법 위반을 이유로 소송을 제기하였다. 소송이 진행되는 도중, Bacardi사는 1997년 Arechabalar와 ‘Havana Club’ 상표 및 상호권을 포함한 하바나 클럽 럼주의 생산․판매권을 구매하는 계약을 체결하고 이제 자신이 ‘Havana Club’에 대한 적법한 권리자라고 주장하였다. 이에 대해 HCH는 Arechabalar家는 이미 1973년에 상표 권리를 상실하였다고 주장하였으나 Bacardi사는 미국 의회가 OAA 제211조를 통과시키도록 강력한 로비 활동을 하였다.

 

그 결과 OAA 211가 통과되자, 이 소송을 맡은 지방 법원과 항소 법원은 211조를 근거로 HCH사에게 패소 판결을 내렸다. HCH의 공동 지주인 프랑스 Pernod사는 이에 대해 자국 정부와 EC에게 부당함을 호소하였고 EC는 회원국 기업의 이익 보호를 위해 2000년 6월 미국을 WTO에 제소하였다. 미국과 쿠바간의 정치적 사건이 미국과 EC간의 통상 분쟁으로 비화된 것이다. EC는 i) OAA 211조 (a)(1)은 TRIPs 협정 15조와 2조1항 및 파리협약(1967)2) 6조의5 A(1)를, ii) OAA 211조 (a)(2)는 TRIPs 협정 3조1항, 4조, 16조1항, 42조와 2조 1항 및 파리협약(1967) 2조1항, 6조의2 1항, 8조를, iii) OAA 211조 (b)는 TRIPs 협정 3조1항, 4조, 16조 1항, 42조와 2조1항 및 파리협약(1967) 2조1항, 6조의2 1항, 8조를 위반한다고 주장하였다.

 

나. 주요 쟁점별 당사자 주장 및 판결 요지

 

1) 商號(Trade name)의 TRIPs 협정 적용 여부

 

    패널은 TRIPs 협정이 OAA 211조에 적시된 지재권, 즉 marks, trade names, commercial names에 적용되는지에 대해서부터 검토하였다. 패널은 TRIPs 협정 2부 2절(15조~21조)이 상표(trade mark)에 관해 규정하고 있으므로 mark에 TRIPs

협정이 적용되는 것은 분명하나 상호(trade name, commercial name)는 TRIPs 협정의 보호 범위에 포함되지 않는다고 보았다.

 

패널은 TRIPs 협정 1조2항3)은 동 협정에 의하여 보호되는 ‘지적 재산권’을 2부1절부터 7절이 규정하고 있는 대상이라고 정의하였으므로 TRIPs 협정에 의하여 보호되는 지적 재산권은 저작권 및 저작 인접권, 상표권, 지리적 표시권, 의장권, 특허권, 집적회로 배치 설계에 관한 권리와 영업 비밀이며, 상호는 여기에 포함되지 않는다고 판단하였다. 아울러 패널은 TRIPs 협정 2조1항4)이 이 협정의 2부, 3부, 4부와 관련하여 in respect of 회원국은 파리협약의 1조부터 12조, 19조를 준수하여야 한다고 규정하고 있으므로 파리협약 1조부터 12조, 19조가 모든 경우에 적용되는 것이 아니고, 2부 내지 4부와 관련된 경우에만 적용된다고 보았다. 그런데 TRIPs 협정에 의하여 보호되는 지적 재산권의 범위는 동 협정의 제1부에 속해 있는 1조2항에서 정하고 있으므로, 상호 보호에 관해 규정하고 있는 파리협약 8조는 I부에는 적용되지 않는다고 이해하였다.

 

따라서 패널은 상호는 TRIPs 협정의 적용 대상이 아니므로 OAA 211조는 상호와 관련하여서는 TRIPs 협정을 위반하지 아니한다고 판정하였다. 

 

상소기구는 ‘상호의 보호는 TRIPs 협정의 범위 밖의 문제’라는 패널 판정을

다음과 같은 이유로 번복하였다. i) 패널이 2부의 7가지 ‘제목(title)’만을 근거로하여 1조 2항을 해석한 것은 잘못이며, 2부의 각 조항이 다루고 있는 ‘주제(subjects)’를 근거로 하여 해석하였어야 했다. 예를 들면, 27조3항5)나호는 특허권 이외에 독자적 권리에 의한 식물 변종의 보호를 허용하고 있는데 이는 지재권을 7가지로 좁게 이해한 패널의 이해와는 다른 것이다. ii) 만약 TRIPs 협정 협상 당시 그 협상국들이 상호의 보호를 규정한 파리협약 8조를 적용하지 않을 의도였다면, TRIPs 협정 제2조 제1항에 동 협약 8조를 아예 포함시키지 않았을 것이나 1조부터 12조라고 8조를 명시적으로 포함하여 규정한 것은 8조 역시 적용된다는 것으로 이해해야 한다고 판정하였다.

 

2) OAA 211조(a)(1)의 15조1항 위반 여부

 

    패널은 TRIPs 협정 15조2항6)은 회원국이 다른 이유로 15조1항의 상표 등록을 거절할 수도 있다고 허용하고 있으므로 OAA 211조 (a)(1)은 TRIPs 협정 15조1항7)을 위반하지 않는다고 보았다. EC는 패널 판정에 대하여 TRIPs 협정 15조2항에 의하여 허용되는 예외는 파리협약(1967)에 명시적으로 규정된 것에 한정되어야 한다고 상소하였다.

 

EC 주장의 근거는 i) 예외는 좁게 해석되어야 한다는 것이 일반적으로 인정된 해석 원칙이며, ii) 파리협약과 TRIPs 협정에 동 협정 15조1항에 대한 명시적 예외 규정이 상대적으로 적다는 사실과, 명시적으로 금지되지 않은 사항을 모두 예외로 인정하는 식의 넓은 해석 방법은 서로 일관성이 없으며, iii) 15조2항을 넓게 해석하는 것은 동 조 1항을 희석시킨다는 것이다.

 

상소기구는 패널의 결정을 지지하였다. 상소기구는 지지의 근거를 논함에 있어서 TRIPs 협정 15조1항의 해석론과 동 조 2항의 해석론에 관한 입장을 각각 다음과 같이 밝혔다. 상소기구는 TRIPs 협정 15조1항은 상표의 구성 요소를 정의(embodies a defini-tion of what can constitute a trademark)하고 있으며, ‘식별력을 갖춘 표지를 상표 등록의 대상으로 삼을 것을 국내법으로 규정할 의무(eligible for registration as trademarks within their domestic legislation)’를 회원국에 부과하고 있지만, 상표 등록의 대상이 되는 모든 표시의 등록을 허용할 의무를 부과하는 것은 아니라고 보았다.

 

즉, TRIPs 협정 15조1항의 식별력을 가진 표지는 보호 대상이 될 수 있는 자격은 가지고 있지만(qualifies for protection), 반드시 상표권에 의하여 보호되어야 한다는 의미는 아니라는 것이다(not necessarily entitled to protection). 상소기구의 견해에 의하면, TRIPs 협정과 파리협약(1967)의 규정과 저촉되지 않는 한TRIPs 협정 하에서 상표의 등록 요건은 회원국의 재량에 맡겨져 있다는 것이다. 상소기구의 위와 같은 결정은 상표권의 보호와 관련된 TRIPs 협정의 연혁을 살펴보면 이해하기 쉬울 것이다. TRIPs 협정에 앞서 상표권을 인정한 주요 조약은 TRIPs 협정이 원용하고 있는 파리협약이다.

 

그런데, 파리협약은 상표권을 보호하고 있으면서도 보호되는 상표의 개념을 정의하고 있지 않았으며, TRIPs 협정이 상표의 개념을 정의한 최초의 다자 조약이 되었다. 그런데, 국가마다 다른 등록요건을 모두 수용할 수 있는 상표의 개념을 마련하려다 보니, ‘식별력(distinc-tiveness)’을 거의 유일한 요건으로 하는 무척 넓은 의미의 개념(universal criterion)을 만들 수밖에 없었고, 따라서 그 등록 요건은 각 회원국에 맡길 수밖에 없었다. 

 

이러한 협상과정을 살펴볼 때, TRIPs 협정 15조1항은 상표의 구체적인 등록 요건을 정하고 있는 것이 아니라, 상표의 개념을 정의하는 규정이라고 해석하는 것이 협상에 참여한 국가들의 consensus에 부합한다고 하겠다. 상소기구는 이 밖에도 i) TRIPs 협정 15조2항이 각 회원국이 상표 등록을 위한 ‘다른 요건’을 규정할 수 있음을 정한 것, ii) 15조4항8)이 명시적으로(positively) 상표가 사용될 상품 또는 서비스의 성격은 어떠한 경우에도 상표 등록의 장애를 형성하지는 아니한다고 규정하고 있는데, 만약 동조 1항이 ‘모든 식별력 있는 표지의 등록 의무’를 규정한 것이라면 4항의 규정은 필요하지 않았을 것이라는 점, iii) 15조3항9)이 ‘각 회원국이 사용을 등록 요건으로’ 정할 수 있도록 한 점(: 동조 제2항의 ‘다른 요건’의 사례) 등을 들어 TRIPs 협정 15조1항에 대한 위의 해석론을 뒷받침하였다. 

 

상소 심리 중 EC는 파리협약(1967)에서 명시적으로 규정한 예외적 사항의 범위 내에서만 각 회원국은 TRIPs 협정 15조2항의 상표 등록을 위한 ‘다른 요건’을 정할 수 있는 것이라는 이유로 OAA 211조 (a)(1)은 15조2항에 의하여 정당화될 수 없다고 주장하였다. 미국도 TRIPs 협정 및 파리협약에 명시적으로 규정된 예외가 15조2항의 ‘다른 요건’에 해당한다는 점에 대하여는 이의가 없었다. 따라서 15조2항의 ‘다른 요건’이 TRIPs 협정 및 파리협약에 명시적으로 규정된 예외 이외의 사항도 포함하는가, 포함한다면 어느 정도까지 포함하는지의 여부가 상소심리에서 쟁점이 되었으며 이 쟁점의 해결은 결국 15조2항 단서인 ‘다만 그 요건은 파리협약의 규정과 저촉하여서는 아니 된다’의 해석에 달려 있었다. 상소기구는 이를 위해 파리협약의 관련 규정, 특히 6조2항의 해석이 중요하다고 보았다.

 

동 조항은 ‘체결국은 어느 표장이 본국에서 출원 … 되지 않았다는 것을 이유로 그 표장의 등록 출원을 거절할 수 없다’고 규정하고 있다. 상소기구는 동 조항이 ‘등록 거절 사유를 정하는 방식’을 취하지 않고 ‘등록을 거절할 수 없는 사유를 정하는 방식’을 취하고 있으므로 이를 반대로 해석하면, ‘파리협약의 체결국은 동 협약이 명시적으로 등록 거절을 명한 경우 이외에도 다른 이유로 등록을 거절할 수 있다는 것’이 된다고 보았다. 그러므로 상소기구는 각 체결국이 파리협약에 명시적으로 규정된 것 이외의 다른 등록 요건을 정하더라도 이 이유만으로 파리협약과 저촉한다고 해석할 수 없으며, 파리협약에 명시적으로 규정된 요건과 부합하지 않는 경우에만 저촉한다고 해석하였다. 이에 따라 상소기구는 EC의 주장을 수용하지 않았다.

 

3) OAA 211조(a)(1)의 파리협약 6조의5(quinquies)A(1) 위반 여부

 

    EC는 파리협약 6조의5 A(1)의 규정에 의거, 한 회원국에서 적법하게 등록된 상표는 다른 회원국에서도 등록되거나 갱신되어야 한다고 주장하고 이를 제한한 OAA 211조(a)(1)은 파리협약 6조의5 A(1)10) 위반이라고 주장하였다. 패널은 쟁점이 된 파리협약 제6조의5 A(1)의 규정 범위에 관하여, 파리협약 제6조의5 A(1)은 보호되는 상표의 형식(form)만 규정하는 것이지 권리 부여에 관한 것이 아니라고 보았다. 어느 체약국에서 적법하게 등록된 상표는 다른 체약국의 상표법상의 형식 요건을 갖추지 못한 경우에도 출원과 보호를 받아야 한다는 것일 뿐이고 OAA 211조 (a)(1)은 권리의 부여에 관한 조치이며 상표를 구성하는 표장의 형식에 관한 조치가 아니므로, 파리협약 6조의5 A(1)의 위반이 아니라고 판단하였다.

 

EC는 상소하였으나 상소기구는 ‘as is’의 해석과 관련하여 파리협약 6조1항이 상표의 등록과 출원을 위한 요건은 동맹국의 국내법이 정하는 바에 의한다고 규정함으로써, 상표의 출원 및 등록요건을 각각의 동맹국의 국내법에 맡긴 것이라고 확인하였다. 그리고 1883년의 파리협약의 체결을 위한 협상 당시에도 파리협약 제6조의5 A(1)은 상표의 형식만 규율한다는 해석이 채택된 점도 지적하며, 패널의 판정을 지지하였다.

 

4) OAA 211조(a)(2)의 TRIPs 협정 42조 위반 여부

 

    EC는 OAA 211조 (a)(2)11)와 (b)12)는 상표권자가 권리 강제를 위하여 미국 법원을 이용하는 것을 명시적으로 불가능하게 하므로 민사 사법 절차 이용권을 규정한 TRIPs 협정 42조13)의 위반이라고 주장하였다. 패널은 211조 (a)(2)에 대하여

는 법원은 (a)(2)의 요건을 충족하는 경우 상표권의 주장을 인정할 수 없으므로 상표권자는 권리 강제를 위한 효과적인 민사 소송 절차를 이용할 수 없게 된다고 인정하고 (a)(2)는 TRIPs 협정 42조의 위반이라고 결정하였다.

 

그러나 (b)에 대하여는 EC가 자신의 주장을 입증하지 못하였다는 이유로 위반이 아니라고 결정하였다. 패널 판정에 대하여 미국은 i) OAA 211조 (a)(2)은 상표권자가 권리의 강제를 위하여 법원을 이용하는 것을 원천적으로 금지하는 것 a priori preempts 가 아니고, 효과적인 민사 소송 절차를 밟은 후에야 비로소 법원은 지정된 국가 국민의 권리의 주장을 부인할 수 있는 것이며, ii) TRIPs 협정 42조는 회원국 법원이 심리의 결과 지적 재산권을 인정할 수 없는 권리 주장자에게까지 지적 재산권의 강제 절차를 제공할 것을 요구하는 것은 아니라고 주장하고 OAA 제211조 (a)(2)는 TRIPs 협정 42조의 위반이 아니라고 상소하였다. 

 

EC는 TRIPs 협정 42조는 단순한 민사 소송 절차의 이용만을 규정한 것이 아니고 당사자에게 자신의 주장을 소명하고 관련되는 모든 증거를 제출할 정당한 권리를 부여한 것인데 OAA 211(a)(2)는 미국의 연방 상표법과 관련된 일부 쟁점에 관한 주장을 제기할 수 없도록 하고 있으므로 42조 위반이라고 반박하였다. 상소기구는 패널 판정을 번복하여 OAA 211조 (a)(2)는 TRIPs 협정 42조의 위반이 아니라고 판정하였다.

 

상소기구는 42조의 첫 문장의 의미는 TRIPs 협정에 의하여 부여되는 권리를 효과적으로 강제할 수 있는 민사 소송 절차에 지재권 보유자들이 접근(access) 할 수 있어야 한다는 것이라고 판단하였다. 상소기구는 이 문장은 민사 소송 절차로서 인정되는 절차의 종류를 구체적으로 언급하지 않았기 때문에 각 회원국에게 절차 선택의 재량권을 어느 정도 준 것이라고 보았으며 ‘권리자’란 상표권자임이 증명된 자만을 가리키는 것이 아니라, 상표권을 주장할 수 있는 원고 적격이 있는 자도 포함되고 42조에 의하여 보장되는 권리는 '절차적 권리'라고 설명하였다. 

 

위의 해석을 토대로 하여 상소기구는 문제의 211조 (a)(2)는 민사 소송 절차의

이용 자체를 금지하는 것이 아니고, 단지 법원이 관련 법령을 적용한 후에 상표권자가 아니라는 결정을 하면, 그 자에 대하여 상표권을 인정하면 안 된다고 규정하고 있다고 결정하고 이는 42조 위반이 아니라고 판시하였다.

 

5) OAA 211조 (a)(1)의 TRIPs 협정 16조1항 위반 여부

 

    패널은 OAA 211조 (a)(1)과 (b)는 TRIPs 협정 16조1항14)에 의하여 인정된 상표권을 박탈하는 경우를 초래하므로 TRIPs 협정의 위반이라는 EC의 주장에 대하여 16조와 기타 TRIPs 협정의 규정은 상표권자의 결정 방법에 대하여는 언급한 바 없으며 이는 각 회원국이 국내법으로 결정한 문제이므로 문제의 OAA 규정은 TRIPs 협정 16조의 위반이 아니라는 판정을 내렸다. 위의 패널의 결정에 대하여 EC는 등록 상표권자와 상표 자체는 서로 불가분의 관계이므로, 상표가 등록되었다는 사실 자체는 상표권자의 존재와 상표의 등록 기간 동안 상표의 등록자가 TRIPs 협정 16조 하에서의 상표권자라는 것을 암시한다고 주장하며 상소하였다.

 

특히, EC는 TRIPs 협정이 상표권자의 결정에 관한 규정을 두지 않고 있다는 패널의 결정에 대하여 TRIPs 협정 15조1항, 16조1항 및 19조1항15)이 상표권자의 결정을 위한 기준을 직․간접적으로 정하고 있다고 주장하였다. 즉 EC는 i) 15조1항은 ‘상표’와 ‘사업자의 상품․서비스’간의 연결 고리를 만들었으며, 이는 ‘사업자(undertaking)’만이 상표권자가 될 수 있다는 것을 암시한다고 주장하였고 ii) 16조1항은 ‘상표권자’와 ‘그 상표에 의하여 식별되는 상품․서비스를 제공하는 사업자’를 동일시하였다고 주장하였다.

 

또한 iii) ‘사용 요건’을 정한 19조1항도 ‘상표권자’와 ‘그 상표를 자기의 상품․서비스에 사용하는 사업자’를 동일시하였다는 근거를 제시하여 EC는 TRIPs 협정은 등록된 상표를 사용하는 사업자를 상표권자로 봄으로써 상표권자를 결정하는 기준을 제시하였다고 주장한 것이다. 그러나 상소기구는 EC의 주장을 받아들이지 않고, 패널의 판정을 지지하며 문제의 OAA 규정은 TRIPs 협정의 위반이 아니라고 판정하였다.

 

상소기구는 i)TRIPs 협정 15조 1항이 사업자만이 상표권자가 될 수 있다고 규정하고 있다는 EC의 주장을 인정한다고 하더라도, 동 조항은 그 사업자 중 ‘어느 사업자’가 상표권자가 될 수 있는지에 관하여는 언급하고 있지 않다고 지적하였으며 ii) 16조는 ‘사업자’라는 표현조차도 담고 있지 않고 또한 상표를 사용하는 상품․ 서비스의 소유자에 대하여도 언급하고 있지 않다고 언급하였다. iii) 마찬가지로 19조도 ‘사업자’에 관하여 언급하고 있지 않으므로, TRIPs 협정이 상표권자를 결정하는 기준을 제시하고 있다는 EC의 주장은 근거가 없는 것(즉, EC는 자기의 주장을 입증하지 못하였다)이라고 상소기구는 판단하였다. 또한, 패널의 정보 요청에 대한 WIPO 국제사무국의 답변도 파리협약에 상표권자의 결정에 관한 규정은 없다고 하였다. 

 

아울러 상소기구는 미 국내법에서는 등록이 아닌 사용이 상표권의 인정 요건이며 등록은 사용을 추정하는 효력밖에 없다는 점을 지적하였다. 즉, 미국에서 상표의 등록을 하면 이의 推定이 반증에 의하여 뒤집힐 때까지는 등록자는 배타적인 상표권을 부여받지만, 그렇다고 하여 이를 EC의 주장대로 등록은 곧 상표권의 부여와 동일하게 볼 수는 없다고 하였다. 쉽게 말하면, 미국에서 상표권을 부여받기 위한 요건은 어디까지나 ‘사용’이며 ‘등록’은 사용에 대한 입증 책임을 전환하는 기능만을 가진다는 것이다.

 

6) OAA 211조 (a)(2)의 TRIPs 3조1항 및 파리협약 2조1항 위반

 

    여부(내국민 대우) OAA 211조(a)(2)는 미 해외자산통제처(Office of Foreign Assets Control(OFAC))의 면허를 받고 획득한 등록 상표의 등록에 관련된 지정된 국민(designated nationals)의 어떠한 권리도 미국 법원이 인정하거나 강제하거나 유효화해서는 안된다고 규정하고 있다.16) 211조(d)(1)17)은 지정된 국민을 i) Cuba, ii) any Cuban national, iii) a specially designated national, iv) a national of any foreign country who is a successor-in-interest to a designated national이라고 규정하고 있다. EC는 211조(a)(2)가 ‘designated nationals’와 ‘successor-in-interests’에 대하여 적용되고 전자는 주로 쿠바 국민, 후자는 외국인을 지칭하고 미 국민은 특별히 언급되어 있지 않으므로 이 조항은 내국민 대우를 규정한 TRIPs 협정 3조1항18)과 합치되지 않는다고 주장하였다.

 

미국은 미 해외자산통제처의 규정상 미 국민은 통제처의 특별 면허가 없는 한 successor-in-interest가 되는 것이 금지되어 있으며 미 해외자산통제처는 몰수된(confiscated) 자산에 대해서는 상기 면허를 발급한 적이 없다고 주장하고 따라서 OAA 211조(a)(2)는 WTO에 합치되지 않는 행위를 강제하지(mandate) 않으므로 내국민 대우 위반 주장은 성립할 수 없다고 반박하였다. 패널은 TRIPs 협정 3조1항에 규정된 ‘덜 유리한 대우(treatment no less favor-able)’가 파리협약 2조1항에 규정된 ‘동일한 보호 및 법적 구제(the same protection and legal remedy)’와 동일한 개념인지에 대해서는 굳이 판정하지 않겠으나 두 조항의 목적이 지재권 보호에 있어 외국민에게 비차별적인 대우를 제공하려는 것이므로 TRIPs 협정 3조1항에 합치되지 않으면 파리협약 2조1항과 파리협약을 TRIPs내로 편입시킨 TRIPs 협정 2조1항에도 합치되지 않는다고 보았다. 

 

패널은 211조(a)(2) 및 (d)(1)의 문안상 지정된 국민의 이익을 승계한 자(즉, 등록명의변경자)가 외국인이라면 foreign national who is a successor-in-interest to a designated national은 해당 상표에 대한 자신의 권리를 인정받거나 이행하거나 유효화 시킬 수 없는 반면 등록명의변경자가 미국인이라면 이러한 권리상 제약이 없어 보인다고 인정하였다. 그런데 미국의 주장대로라면 OFAC 규정상 미국인이 등록명의변경자가 되는 것을 금지하고 있으므로 이러한 경우가 발생할 가능성은 원천적으로 없게 된다. 따라서 패널은 문제의 핵심은 미국민이 등록명의변경자가 될 수 있도록 특별 허가를 부여할지 여부를 고려함에 있어 미 해외자산통제처가 미국민에게보다 유리한 대우를 부여하는지 여부가 핵심이라고 이해하였다.

 

패널은 강행 법규/재량 법규에 관한 이전의 판례를 인용하여 GATT/WTO 협정에 합치 되지 않는 행위를 할 수도 있는 재량을 부여한 법규는 그 자체 as such 로 시비할 수 없고(US-Tobacco 사건-GATT 판례) 여기서 말하는 재량이란 행정부에 귀속된 것이라고(US-1916 Act 사건) 환기하고 미 해외자산통제처는 행정부 소속 기관이며 특별 면허 부여 여부에 관한 재량을 포지(抱持)하고 있으므로 위의 이전 판례에서 확인된 위의 요건에 부합한다고 보았다. 패널은 나아가 211조(a)(2)는 외국인인 원 소유자(foreign original owners)에 대해서는 미국민인 원 소유자(original owners who are US nationals)보다 덜 유리한 대우를 부여하지는 않는다는 점을 환기하였다. 패널은 (OFAC 규정상) 미국민은 등록명의변경자가 될 수 있는 면허를 획득 할 수 없고 OFAC가 이러한 면허를 발급한 예도 없으며, 211조(a)(2)는 외국인인원 소유자(foreign original owners)에 대해서는 미국민인 원 소유자(original owners who are US nationals)보다 덜 유리한 대우를 부여하지 않으므로 211조(a)(2)는 TRIPs 협정 3조1항과 파리협약 2조1항을 편입시킨 TRIPs 2조1항에 불합치되지 않는다고 판정하였다.

 

패널은 211조(b)는 지정된 국민뿐 아니라 모든 등록명의변경자에게 공히 적용되므로 내국민 대우 위반이 아니라고 판정하였다. 상소기구는 그러나 패널의 판정을 번복하였다. 등록명의변경자의 경우 상소기구는 미국인인 등록명의변경자는 OFAC의 면허발급절차만을 밟으면 되지만(미 규정상 발급은 안한다고 하니 발급 여부는 차지하고라도) 외국인인 등록명의변경자는 OFAC 면허발급절차와 211조(a)(2)상의 요건의 대상이 되므로 후자는 전자에 비해 추가적인 부담을 안게 된 것이라고 지적하였다. 상소기구는 미국민이 아닌 등록명의변경자가 2개 절차를 밟아야 하는 가능성 자체는 한 개 절차를 밟아야 하는 미국민 등록명의변경자에 비해 내재적으로 덜 유리한 대우를 갖고 있는 것이라고 보았다.

 

따라서 상소기구는 211(a)(2)는 파리협약 2조1항과 TRIPs 협정 3조1항의 내국민 대우 위반이라고 판시하였다. 211조(b)에 대해서는 모든 등록명의변경자에게 적용되는 것이므로 패널과 마찬가지로 내국민 대우 위반이 아니라고 확인하였다. 원소유자(original owners)의 경우에 대해서도 상소기구는 패널 판정을 번복하였다. 상소심리에서 EC는 211조(a)(2)와 211(b)가 쿠바 국적의 원 소유자에게만 적용되므로 내국민 대우 위반이라는 점을 상황을 들어 주장하였다. 즉 미국에 등록된 상표의 원소유자가 쿠바국민일 경우와 미국민일 경우로 나누어 보고, 그 등록 상표는 쿠바에서 몰수된 영업이나 자산과 관련하여 사용된 쿠바의 등록 상표와 동일하거나 유사한 것일 경우 쿠바 국민인 원소유자가 이 등록 상표에 관한 권리를 주장하면 211조(a)(2)와 (b)의 적용을 받을 것이나 미국인이라면 적용을 받지 않을 것이므로 이는 쿠바 국민인 원소유자를 덜 유리하게 대우한 것이므로 내국민 대우 위반이라고 주장하였다. 상소기구는 EC의 주장을 수용하였다.

 

상소기구는 211조(a)(2)와 211조(b)는 section 515.305 of the code of Federal Regulation(CFR)19)에 정의된 지정된 국민(designated nationals)에게 적용된다고 규정하고 있고 section 515.305 of the code of Federal Regulation은 지정된 국민을 Cuba and any national thereof including any person who is a specially designated national이라고 정의하고 있다고 확인하고 따라서 Cuba인은 등록명의변경자, 원소유자 여부와 관계없이 지정된 국민이 되어 211조(a)(2), (b)의 적용을 받는 반면 원 소유자가 미국인이라면 이 조항이 적용되지 않게 된다고 확인하였다. 상소기구는 따라서 211조(a)(2), (b)는 원 소유자와 관련된 부분에서 TRIPs 협정 3조1항과 파리협약 2조1항의 내국민 대우를 위반한 것이라고 판시하고 패널 판정을 번복하였다.

 

7) 211조(a)(2)의 TRIPs 협정 4조 위반 여부(최혜국 대우)

 

    EC는 211조(a)(2)가 Cuba 및 Cuba 국민과 다른 나라/그 국민을 둘로 나누고 있으므로 TRIPs 협정 4조20)의 최혜국 대우 위반이라고 주장하였다. 패널은 TRIPs 협정 4조가 요구하는 것과 달리 211조(a)(2)가 어느 회원국의 국민에게 부여되는 이익, 혜택, 특권 또는 면제를 즉시, 그리고 무조건적으로 다른 모든 회원국에게 부여하지 않았는가 여부가 최혜국 대우 위반의 기준이 되어야 할 것으로 보았다.

 

패널은 211조(a)(2)는 쿠바 국민이건 다른 외국 국민이건 원 소유자의 동의를 받지 못하면 기 몰수된 자산과 관련된 상표의 등록에 관한 권리를 주장하지 못한다는 것이므로 쿠바 국민과 다른 나라 국민을 차별한다고 볼 수 없다고 판단하였다. 또한 패널은 211조(a)(2)는 원 소유자(original owners)를 국적에 따라 분류하지 않고 있으므로 역시 최혜국 대우 위반을 확인할 수 없다고 하였다. 상소기구는 패널의 판정을 번복하였다. Section 515.305의 designated nationals의 정의는 쿠바인은 원 소유자, 등록명의변경자를 불문하고 다 포함하나 쿠바인이 아닌 외국민 non-Cuban foreign nationals는 쿠바나 쿠바 국민의 등록명의변경자가 될 경우에 한해서만 designated national이 될 수 있으므로 쿠바인이 아닌 원 소유자(non-Cuban foreign nationals who are original owners)는 211조(a)(2), (b)의 적용을 받지 않는다는 점을 주목하였다.

 

쿠바인 원소유자는 동 조항 적용을 받고 쿠바인이 아닌 원소유자는 적용을 받지 않는 점이 문안상(on its face) 분명하므로 상소기구는 211조(a)(2),(b)는 TRIPs 협정 4조 최혜국 대우 위반이라고 판시하였다. 상소기구의 판정은 원 소유자에 국한된 것이다. 등록명의변경자에 대해서는 EC가 상소하지 않았다.

 

8) OAA 211조(b) 관련 쟁점

 

    EC는 OAA 211조(b)는 그 범위가 불분명하여 미 법원은 이 조항을 포괄적으로 해석하여 왔으며 그 결과 동 조항이 TRIPs 협정 16조1항, 42조, 파리협약 6조 2(bis)의 (1)및 (8)과 이를 TRIPs 편입시킨 TRIPs 협정 2조1항 위반이라고 추정

(speculate) 할 수 있다고 주장하였다.

 

그리고 미 국내 법원의 판결문을 인용하였으나 패널은 EC가 제출한 판결문이 상기 위반 사항을 어떻게 확인하였다는 것인지 EC의 분석과 논지가 충분하지 않다는 이유로 EC가 211조(b)의 상기 조항 위반을 입증하는데 충분한 관련 증거나 법적인 주장(legal argument)을 제시하지 못했다고 결론 내렸다. 상소기구도 패널의 판정을 지지하였다. OAA 211조(b)의 내국민 대우 위반 여부에 대해 패널은 동 조항이 등록명의변경자를 포함하고 있고 등록명의변경자는 외국민에 국한되는 것이 아니라 미국민도 포함하므로 내국민 대우 위반이라고 볼 수 없으며 원 소유자의 경우에도 외국인에 대해 덜 유리한 대우를 부여하고 있지 않으므로 역시 내국민 대우 위반에 해당하지 않는다고 판정하였다.

 

그러나 상소기구는 위에 살펴 본 바와 같이 원소유자 부분에 대해서는 패널의 판정을 기각하였다. OAA 211조(b)의 최혜국 대우 위반 여부와 관련, 패널은 위에 살펴 본 바와 같이 최혜국 대우 위반이 아니라고 보았으나 상소기구는 원 소유자 부분에 대해서는 패널 판정을 번복하고 최혜국 대우 위반을 확인하였다.

 

 

다. 해설 및 평가

 

    2002년 2월 1일 이 사건 패널 보고서와 상소기구 보고서가 채택된 이후 미국과 EC는 2002년 12월 31일까지 미국이 동 판결을 이행하기로 합의하였다(합리적 이행 기간). 그러나 미국은 동 시한까지 OAA 211조를 개정하지 못하였으며 이후미국과 EC는 수차례에 걸쳐 합리적 이행 기간을 연장하였다.

 

가장 최근의 합리적 이행 기간은 2005년 6월 30일 종료되었고 미국과 EC는 2005년 7월 1일 당분간 EC가 (미국이 이행을 하지 않고 있음에도 불구하고) DSB에 보상 및 양허 정지 승인 요청을 하지 않기로 합의함으로써 미국의 이행 부담이 사실상 사라지게 되었다. 미국과 EC가 이행 문제를 정치적으로 절충한 데에는 이 사건이 쿠바 문제와 관련되어 있어 미국 측에 정치적으로 매우 민감한 사안이기 때문이다. 사실 문제가 된 211조 자체가 정치적인 목적으로 제정된 것인 만큼 미국 측으로서는이 조항을 폐지하거나 개정하기가 쉽지 않은 상태이고 EC도 다른 나라로 아닌 미국이 정치적으로 민감해 하는 사항을 무턱대고 강제하기도 부담이 되었을 것이다.

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¹⁾ Section 211(a)(1)

Notwithstanding any other provision of law, no transaction or payment shall be authorized or approved pursuant to section 515.527 of title 31, Code of Federal Regulations, as in effect on September 9, 1998, with respect to a mark, trade name, or commercial name that is the same as or substantially similar to a mark, trade name, or commercial name that was used in connection with a business or assets that were confiscated unless the original owner of the mark, trade name, or commercial name, or the bona fide successor-in-interest has expressly consented.

 

²⁾ 정식 명칭은 Paris Convention for the Protection of Industrial Property. 1884년 체결된 이래 1967년을 비롯 수차례의 개정이 있었으며 WIPO가 관장하고 있음. 특허, 상표, 산업디자인 등에 대한 보호를 제공하며 그 적용 범위는 지리적 표시, 원산지명 등을 포함한 광범위한 지적 재산권에 이르고 있음.

 

³⁾ 1.2. 이 협정의 목적상 “지적재산”이라는 용어는 제2부제1절에서 제7절까지의 대상인 모든 범주의 지적재산을 지칭한다.

 

⁴⁾ 2.1. 이 협정의 제2부, 제 3부 및 제4부와의 관련, 회원국은 파리협약(1967년)의 제1조에서 제12조까지 및 제19조를 준수한다.

 

⁵⁾ 27.3. 회원국은 또한 아래사항을 특허대상에서 제외할 수 있다.

가. 인간 또는 동물의 치료를 위한 진단 방법, 요법 및 외과적 방법

나. 미생물 이외의 동물과 식물, 그리고 비생물학적 및 미생물학적 제법과는 다른 본질적으로 생물학적인 식물 또는 동물의 생산을 위한 제법. 그러나 회원국은 특허 또는 효과적인 독자적 제도 또는 양자의 혼합을 통해 식물변종의 보호를 규정한다. 이 호의 규정은 세계무역기구협정의 발효일로부터 4년후 재검토 된다.

 

⁶⁾ 15.2. 제1항은 파리협약(1967년)의 규정으로부터 일탈하지 않는 한, 회원국이 다른 이유로 상표의 등록을 거절하는 것을 금지하는 것으로 이해되지 아니한다.

 

⁷⁾ 15.1. 사업자의 상품 또는 서비스를 다른 사업자의 상품 또는 서비스로부터 식별시킬 수 있는 표지 또는 표지의 결합은 상표를 구성할 수 있다. 이러한 표지, 특히 성명을 포함하는 단어, 문자, 숫자, 도형과 색채의 조합 및 이러한 표지의 결합은 상표로서 등록될 수 있다. 표지가 자체적으로 관련 상품 또는 서비스를 식별하도록 할 수 없는 경우, 회원국은 사용을 통해 얻어진 현저성에 따라 등록을 허용할 수 있다. 회원국은 등록 요건으로 표지가 시각적으로 인식가능할 것을 요구할 수 있다.

 

⁸⁾ 15.4. 상표가 사용될 상품 또는 서비스의 성격은 어떠한 경우에도 상표 등록의 장애를 형성하지는 아니한다.

 

⁹⁾ 15.3. 회원국은 사용을 등록요건으로 할 수 있다. 그러나 상표의 실제사용이 등록출원의 조건이 되어서는 아니된다. 출원은 출원일로부터 3년이 경과하기 전에 의도했던 사용이 이루어지지 아니하였다는 이유만으로 거절되어서는 아니된다.

 

¹⁰⁾ Article 6quinquies(A)(1)

Every trademark duly registered in the country of origin shall be accepted for filing and protected as is in the other countries of the Union, subject to the reservations indicated in this Article. Such countries may, before proceeding to final registration, require the production of a certificate of registration in the country of origin, issued by the competent authority. No authentication shall be required for this certificate.

 

¹¹⁾ Section 211(a)(2)

No US Court shall recognize, enforce or otherwise validate any assertion of rights by a designated national based on common law rights or registration obtained under such section 515.527 of such a confiscated mark, trade name, or commercial name.

 

¹²⁾ Section 211(b) No US court shall recognize, enforce or otherwise validate any assertion of treaty rights by a designated national or its successor-in-interest under Section 44(b) or (e) of the Trade-mark Act of 1946 (15 USC. 1126 (b) or (e)) for a mark, trade name, or commercial name that is the same as or substantially similar to a mark, trade name, or commercial name that was used in connection with a business or assets that were confiscated unless the original owner of such mark, trade name, or commercial name, or the bona fide successor-in-interest has expressly consented.

 

¹³⁾ 42. 회원국은 권리자(Re.11)에게 이 협정에서 다루어지는 지적 재산권의 시행에 관한 민사사법 절차가 이용 가능하도록 한다. 피고는 적시에 청구이유를 포함한 충분히 상세한 내용을 서면으로 통보받을 권리를 갖는다. 당사자는 독립된 변호인에 의해 대리될 수 있으며, 절차는 당사자의 의무적인 출석에 관해 지나치게 과중한 요구를 부과하지 아니한다. 이러한 절차의 모든 당사자는 자신의 주장을 소명하고 관련되는 모든 증거를 제출할 정당한 권리를 가진다. 동 절차는 현행 헌법상의 요건과 상충되지 아니하는 한 비밀 정보를 확인하고 보호하는 수단을 제공한다. (Remark 11) 이부의 목적을 위하여 “권리자”라는 용어는 이러한 권리를 주장할 수 있는 법적 지위를 갖고 있는 연맹 및 협회를 포함한다.

 

¹⁴⁾ 16.1. 등록된 상표의 소유자는 모든 제3자가 소유자의 동의없이 등록된 상표의 상품, 또는 서비스와 동일 또는 유사한 상품 또는 서비스에 대해 동일 또는 유사한 표지의 사용으로 인하여 혼동의 가능성이 있을 경우, 거래과정에서 이의 사용을 금지할 수 있는 배타적 권리를 가진다. 동일한 상품 또는 서비스에 대한 동일한 표지의 사용 시 혼동이 가능한 것으로 추정된다. 위의 권리는 기존의 권리를 저해할 수 없으며 회원국이 사용에 기초하여 권리를 획득할 수 있게 하는 가능성에 영향을 미치지 아니한다.

 

¹⁵⁾ 19.1. 등록을 유지하기 위해 상표의 사용이 요구되는 경우, 상표권자에 의해 상표를 사용하는데 대한 장애의 존재에 기초한 정당한 사유가 제시되지 아니하는 한, 등록은 적어도 3년간의 계속적인 불사용 이후에만 취소될 수 있다. 상표에 의해 보호되는 상품 또는 서비스에 대한 수입 제한 조치 또는 그 밖의 정부의 요건과 같이 상표권자의 의사와 무관하게 발생하는 상표의 사용에 장애가 되는 상황은 불사용에 대한 정당한 사유로 인정된다.

 

¹⁶⁾ OAA 211조(a)(2)에 명시된 section 515.527가 바로 Office of Foreign Assets Control의 규정임.

 

¹⁷⁾ Section 211(d) In this section:

(1) The term “designated national” has the meaning given such term in section 515.305 of title 31, Code of Federal Regulations, as in effect on September 9, 1998, and includes a national of any foreign country who is a successor-in-interest to a designated national.

 

¹⁸⁾ 3.1. 각 회원국은 파리협약(1967년), 베른협약(1971년), 로마협약 또는 집적회로에 관한 지적재산권조약이 각각 이미 규정하고 있는 예외의 조건에 따라, 지적 재산권 보호(Re.3)에 관하여 자기나라 국민보다 불리한 대우를 다른 회원국의 국민에게 부여하여서는 아니된다. 실연자, 음반제작자, 방송기관에 관하여는, 이러한 의무는 이 협정에 규정되어 있는 권리에 관해서만 적용된다. 베른협약(1971)의 제6조 또는 로마협약의 제16조제1항나호에 규정된 가능성을 원용하고자 하는 회원국은 동 조항에 규정된 바에 따라 무역관련지적 재산권위원회에 통보한다. (Remark 3) 제3조 및 제4조의 목적상 “보호”는 이 협정에서 구체적으로 언급된 지적 재산권의 사용에 영향을 미치는 사항 뿐 아니라 지적 재산권의 취득가능성, 취득, 범위, 유지 및 시행에 영향을 미치는 사항을 포함한다.

 

¹⁹⁾ CFR 515.315 defines “designated national” as follows: “Cuba and any national thereof including any person who is a specially designated national.”

 

²⁰⁾ 4. 지적 재산권의 보호와 관련, 일방 회원국에 의해 다른 회원국의 국민에게 부여되는 이익, 혜택, 특권 또는 면제는 즉시, 그리고 무조건적으로 다른 모든 회원국의 국민에게 부여된다. 일방 회원국에 의해 부여되는 다음 경우의 이익, 혜택, 특권 또는 면제는 동 의무에서 제외된다.

가. 사법공조에관한국제협정 또는 특별히 지적 재산권의 보호에 한정되지 아니하는 일반적 성격의 법률 집행에서 비롯되는 경우

나. 내국민 대우에 따라서가 아니라 다른 나라에서 부여되는 대우에 따라서 대우를 부여하는 것을 허용하는 로마협약 또는 베른협약(1971년)의 규정에 따라 부여되는 경우

다. 이 협정에서 규정되지 아니하는 실연자, 음반제작자 및 방송기관의 권리에 관한 경우

라. 세계무역기구협정의 발효이전에 발효된 지적 재산권보호관련 국제 협정으로부터 비롯되는 경우. 단, 이러한 협정은 무역관련 지적재산권위원회에 통보되어야 하며 다른 회원국 국민에  대하여 자의적이거나 부당한 차별을 구성하지 아니하여야 한다.

 

 

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