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[무역에 대한 기술장벽에 관한 협정(Agreement on Technical Barriers to Trade, “TBT 협정”)]
[무역관련 지식재산권에 관한 협정(Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, “TRIPS 협정”)]
본 사건의 제소국은 온두라스, 도미니카 공화국, 쿠바 및 인도네시아고, 피소국은 호주이다. 제3자 참여국은 아르헨티나, 브라질, 캐나다, 칠레, 캐나다, 중국, 유럽연합, 인도, 일본, 한국, 뉴질랜드, 니카라과, 나이지리아, 노르웨이, 오만, 파나마, 필리핀, 남아프리카, 대만, 태국, 우크라이나, 미국, 우루과이, 짐바브웨, 과테말라, 싱가포르, 말라위, 말레이시아, 멕시코, 튀르키예, 잠비아, 페루 및 에콰도르이다.
2014년 5월 5일 WTO 사무총장은 다음과 같이 패널을 구성하였다.
ㅇ 의장: Alexander Erwin
ㅇ 패널위원: François Dessemontet, Billie Miller
동 분쟁의 상소심을 담당한 상소위원은 다음과 같다.
ㅇ 의장: Shree B. C. Servansing
ㅇ 상소위원: Ujal Singh Bhatia, Thomas R. Graham
(1) 사실 배경 및 절차진행 경과
2008년 호주에서는 국가예방보건대책본부(National Preventive Health Taskforce, “NPHT”)가 수립되었다. NPHT의 역할은 국가예방보건대책을 수립하고 비만, 흡연, 과도한 알코올 섭취로 인한 만성 질환 문제를 해결하기 위한 청사진을 제시하는 것이었다. NPHT는 2009년 예방보건대책 관련 보고서를 발간하였는데, 동 보고서는 흡연 예방과 관련된 여러 대책을 다루었다.
2010년 4월 호주 정부는 NPHT의 권고에 따라 담배 소비세 25% 인상, 모든 담배 제품이 2012년 7월 1일부터 단순포장 형태로 판매된다는 법안 제정, 호주 인터넷상 담배 제품 광고 제한, 흡연방지 캠페인에 대한 추가 지출 등 네 가지 조치를 취할 것을 공표했다. 2011년 4월 호주 정부는 2011년 담배단순포장법(Tobacco Plain Packaging Act 2011) 초안을 공개했고, 동 법안은 공청회를 거친 후 2011년 11월 국회에서 통과되었다. 2011년 12월 담배단순포장규칙(Tobacco Plain Packaging Regulations 2011)이 제정되었고, 이는 2012년 3월 개정되었다. 호주 국내 소비용으로 생산 및 포장되는 담배 제품들은 2012년 10월 1일부터 담배단순포장법 및 담배단순포장규칙에 따를 것이 요구되었다. 2012년 12월 1일부터 호주 내에서 판매 및 제공되는 모든 담배 제품이 동 규제를 따를 것이 요구되었다.1)
본 사건 패널 보고서는 2018년 6월 28일 WTO 회원국들에 회람되었다. 온두라스는 2018년 7월 19일, 도미니카 공화국은 2018년 8월 23일 WTO 분쟁해결기구에 패널 보고서 중 일부 내용을 상소한다고 통지했다. 상소기구 보고서는 2020년 6월 9일 회원국들에 회람되었고, 같은 해 6월 29일 최종 채택되었다.
(2) 판정요지
본 사건 패널 및 상소기구의 판정요지는 다음과 같다.
가. TBT 협정 제2.2조 위반 여부와 관련하여, 상소기구는 담배단순포장규제가 담배 상품의 사용 및 노출 감소에 의한 공중 보건 개선이라는 호주 정부의 규제 목적에 유의미하게 기여할 수 있으며, 제소국이 TBT 협정 제2.2조 상 의미 내에서 이러한 규제가 정당한 목적을 달성하기 위해 필요한 정도 이상으로 무역제한적임을 입증하지 못했다는 패널의 판정을 인용했다. 다만 상소기구는 TBT 협정 제2.2조를 적용함에 있어 제소국들이 제시한 대안들이 호주의 현 담배단순포장규제와 동등한 기여를 할 수 없다는 패널 판단은 받아들이지 않았다.
나. TRIPS 협정 제15.4조 위반 여부와 관련하여, 패널은 온두라스, 도미니카 공화국 및 쿠바가 문제된 조치가 적용되는 상품(담배 제품)의 성격이 TRIPS 협정 제15.4조에 위반되는 방식으로 상표의 등록에 대한 장애를 구성함을 입증하지 못했다고 판단했다.
다. TRIPS 협정 제16.1조 위반 여부와 관련하여, 상소기구는 호주의 담배단순포장규제가 TRIPS 협정 제16.1조에 따라 등록 상표의 소유권자가 동일한 상품 또는 서비스에 대해 동일 또는 유사한 표지의 사용으로 인하여 혼동의 가능성이 있을 경우, 거래과정에서 그 사용을 금지할 수 있는 배타적 권리를 침해하였음을 제소국들이 입증하지 못했다는 패널의 판정을 인용했다.
본 사건에서는 무역에 대한 기술장벽에 관한 협정 (Agreement on Technical Barriers to Trade, “TBT 협정”) 및 무역관련 지식재산권에 관한 협정 (Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, “TRIPS 협정”)의 위반이 문제 되었다.
본 사안에서 문제 된 조치는 담배 상품 및 그 소매 포장이 균일한 방식으로 이루어지도록 요구한 호주의 담배단순포장규제(Tobacco Plain Packaging, “TPP 조치”)였다. 동 규제는 다음과 같이 구성되었다.
- 2011년 담배단순포장법(Tobacco Plain Packaging Act 2011).
- 2012년 담배단순포장개정규칙에 의해 개정된 2011년 담배단순포장규칙(Tobacco Plain Packaging Regulations 2011).
호주의 담배단순포장법의 목적은 담배 제품의 사용을 억제하는 데 있었다. 동법은 (a) 공중보건을 개선하며 (b) 담배규제기본협약(Framework Convention on Tobacco Control: FCTC)2)상 일부 의무를 이행하기 위해 담배 제품의 소매 포장 및 외관을 규제했다. 동법 제2장 제2부는 담배 제품의 소매 포장 및 외관에 관한 요건을 상세히 규정했다. 담배 제품의 소매 포장 및 외관은 동법의 요건을 반드시 준수해야 하며, 그렇지 않은 경우에는 민사제재벌이 적용된다고 동법은 규정했다. 담배단순포장법에 따르면, “담배 제품(tobacco product)”이란 "가공 담배 또는 담배를 포함하는 모든 제품”을 의미한다.3)
담배단순포장법 제18조 내지 제25조는 담배 제품의 소매 포장에 관한 요건을, 제26조는 담배 제품의 외관에 관한 요건을 규정했다.
- 담배단순포장법 제18(1)조는 모든 소매용 담배 포장의 외부 및 내부 표면에 장식품이 부착되지 말아야 하고, 포장 제조에 사용되는 접착제는 투명하고 색이 없어야 하는 등 담배 포장의 물리적 특징에 대한 구체적 규제를 포함하였다.
- 동법 제19조는 소매용 담배 포장의 외부 및 내부 표면에 사용되는 색상과 마감 등에 대한 추가적 규제를 담고 있었다.
- 동법 제20조는 상표명, 사업자명 및 회사명, 변형명, 관련 입법 요건 및 담배단순포장규칙에 의해 허용된 상표 등을 제외하고는 소매용 담배 제품의 포장에 어떠한 표시도 하지 말아야 한다고 규정했다.
- 동법 제21조는 담배 제품의 브랜드, 사업자, 회사 또는 변형명이 포장에 표시되는 방식에 대한 요건을 규정했다.
- 동법 제22조는 포장지에 관한 요건을 담고 있었다.4)
TPP 조치는 담배 제품의 외관도 규제했다. 담배단순포장법 제26조는 담배단순포장규칙에 의해 허용되는 경우를 제외하고는 어떠한 상표도 담배제품에 표시될 수 없다고 규정했다. 동법 제27조는 담배단순포장법의 목적을 달성하기 위하여 추가적인 요건을 부과할 수 있다고 규정했다.5)
이처럼 TPP 조치는 다양한 방식으로 소매용 담배 포장 및 제품의 외관에 나타나는 상표(trademark) 및 표식(mark)의 외관을 규제했다. 소매용 포장과 관련하여 TPP 조치는 브랜드, 사업 및 사업자명, 제품명을 나타내는 언어 형태의 상표 및 표식의 사용을 일정한 조건 하에서 허용했다. 그러나 양식화된 언어 표식, 통합된 표식 또는 숫자 표식, 그리고 기타 장식용 요소를 담배 제품과 그 소매 포장에 사용하는 것은 금지했다.6)
(1) TBT 협정 제2.2조 관련 판단
당사국의 주장
가. 제소국의 주장
온두라스는 호주의 단순포장규제에서의 상표 및 형식에 관한 제한이 TBT 협정상 기술규정에 해당하며 정당한 목적 수행에 필요한 이상으로 무역을 규제한다는 이유에서 TBT 협정 제2.2조를 위반했다고 주장했다.7)
도미니카 공화국은 TPP 조치가 과도하게 무역제한적이며, 또한 호주 정부가 제시한 목적을 달성하지 못했고 더 효과적이며 덜 무역제한적인 합리적 대안들이 존재하기 때문에 ‘필요한’ 조치라고 볼 수 없다는 이유에서 TBT 협정 제2.2조를 위반했다고 주장했다.8)
쿠바는 TPP 조치가 기술 규정에 해당하며, 무역 제한적이고 또한 호주의 공중 보건 관련 목적을 달성하기에 필요한 정도 이상으로 무역 제한적이기 때문에 TBT 협정 제2.2조를 위반했다고 주장했다.9)
인도네시아는 TPP 조치가 기술 규정에 해당하며, 정당한 목적을 달성하기에 필요한 정도 이상으로 무역 제한적이라는 점에서 무역에 불필요한 장애를 초래한다는 이유에서 TBT 협정 제2.2조 위반에 해당한다고 주장했다.10)
나. 피소국의 주장
호주는 TPP 조치 하에서의 “물리적 요건(physical requirements)”이 TBT 협정상 기술 규정에 해당한다는 점은 인정했으나, TPP 조치 하에서의 상표 요건에 대해 TBT 협정이 적용된다는 주장에는 동의하지 않았다. 또한, 호주는 TBT 협정이 기술 규정만 다루며 지식재산권 문제는 다루지 않는다고 반박했다. 즉 담배단순포장규제에 의해 부과되는 상표 요건에는 TRIPS 협정 제20조만 적용되며 TBT 협정 제2.2조는 적용되지 않는다는 주장이었다.11)
나아가 호주는 제소국들이 TPP 조치가 무역제한적임을 입증하지 못했다고 반박했다.12)
패널의 판단 패널은 우선 TPP 조치 하에서의 상표 요건에 대해 TRIPS 협정이 적용되므로 TBT 협정의 적용이 배제된다는 호주 측 주장을 검토했다. 패널은 WTO 협정이 일괄타결(single undertaking)로 채택된 조약이므로 WTO 협정 상 의무들은 일반적으로 ‘누적적’으로 적용되며, WTO 회원국들은 이러한 의무들을 동시에 모두 이행해야 한다고 설명했다.13)
즉 패널은 대상 협정들의 범위가 서로 겹친다고 해서 각 협정의 적용 범위가 축소되거나 변경되어야 하는 것은 아니라고 설명했고, 패널은 지식재산권에 영향을 미치므로 TRIPS 협정이 적용될 수 있는 조치가 동시에 TBT 협정의 적용 대상이 되지 못할 이유는 없다고 보았다. 즉 패널은 TRIPS 협정 제20조와 TBT 협정 제2.2조 간 충돌이 존재하지 않으며, 동 협정들이 누적적이며 조화롭게 적용된다고 결론 내렸다.14)
다음으로 패널은 TPP 조치가 TBT 협정 상 기술 규정에 해당하는지 여부를 검토했다. 패널은 TPP 조치를 구성하는 각각의 법적 문서들이 TBT 협정 부속서 1.1상 기술규정에 관한 요건을 모두 충족하는지 여부를 살펴보았다. 검토 결과 패널은 담배단순포장법 및 담배단순포장규제가 (i) 식별 가능한 제품군에 적용되며, (ii) 하나 이상의 제품 특징을 정의하며, (ii) 그 준수가 강제적이라고 판단했다. 다만 상표수정(담배단순포장)규칙의 경우는 식별가능한 제품군에 적용되긴 하나 제품 특징을 정의하지 않으며 그 준수가 강제적이지 않으므로 그 자체로서는 기술규정에 해당한다고 보기 어렵다고 판단했다. 그러나 패널은 상표수정(담배단순포장)규칙이 TBT협정 부속서 1.1 상 “적용가능한 행정규정”에는 해당한다고 보았다.15)
패널은 호주가 TPP 조치를 통해 추구하는 정당한 목적이 인간 건강의 보호이며, 그중에서도 특히 담배 상품의 사용 및 노출 감소를 통한 공중 보건의 개선이라고 판단했다. TBT 협정 제2.2조에서 “인간의 건강 및 안전의 보호(protection of human health or safety)”를 정당한 목적 중 하나로 명시적으로 인정하고 있음에 따라 패널은 담배 상품의 사용 및 노출 감소를 통한 공중 보건의 개선이 TBT 협정 제2.2조 상 정당한 목적에 해당한다고 판단하였다.16)
TBT 협정 제2.5조 제2문은 기술규정이 “정당한 목적 중의 하나를 위해 준비, 채택 또는 적용되고 관련 국제표준을 따른 경우에는 언제나 이러한 기술규정은 국제무역에 불필요한 장애를 초래하지 않는다고 추정된다”고 규정한다. 패널은 TPP 조치가 관련 국제표준, 즉 FCTC 제11조 및 제13조을 따른다는 호주 측 주장을 검토하였다. 패널은 FCTC 제11조 및 제13조가 효과적인 담배 규제 정책의 포괄적 계획의 한 요소로서 포장 문제를 다루고 있고 이와 관련된 단순 포장을 이행함에 있어 FCTC 당사국들에 중요한 지침을 제공한다고 보았지만, 호주가 동 조항들이 담배단순포장과 관련하여 TBT 협정 부속서 1.2상 “표준(standard)”에 해당함을 입증하지 못했다고 판단했다. 따라서 TPP 조치가 TBT 협정 제2.5조에 따라 “국제무역에 불필요한 장애를 초래하지 않는다고 추정”될 수 없다고 보았다.17)
패널은 기술규정이 TBT 협정 제2.2조와 합치하는지 판단하기 위해서는 다음 세 가지 요소에 대한 “관계 분석(relational analysis)”이 이루어져야 한다고 설명했다. ① 해당 조치가 문제된 정당한 목적에 기여하는 정도, ② 해당 조치의 무역제한성, ③ 문제된 위험성의 성질과 해당 조치를 통해 회원국이 추구하는 목적을 달성하지 못함으로써 발생할 결과의 중대성.18)
우선 TPP 조치가 정당한 목적에 기여하는 정도와 관련하여, 패널은 제소국들이 TPP 조치가 담배 제품의 사용과 노출을 줄임으로써 공중 보건을 개선하려는 호주의 목적에 기여하기 어렵다는 것을 입증하지 못했다고 보았다. 오히려 TPP 조치가 호주의 다른 담배 통제 조치와 함께 담배 제품의 사용 및 노출 감소라는 목적에 기여할 수 있으며 또한 실제로 기여한다고 판단했다.19)
다음으로 패널은 TPP 조치가 담배 제품의 사용을 줄임으로써 호주 시장에서 수입 담배의 수량을 감소시키고 따라서 무역을 제한하는 효과를 가진다는 점에서는 무역 제한적이라고 판단했다.20)
그러나 패널은 TPP 조치가 호주에서 담배 제품의 판매에 조건을 부과하거나 무역 제한적 효과를 미칠 수 있는 수준의 준수 비용을 부과한다는 것을 제소국들이 입증하지 못했다고 보았다.21)
패널은 TPP 조치의 목적을 달성하지 못하면 담배 제품의 사용 및 노출이 줄어들지 못해 공중 보건이 개선되지 않을 위험이 있으며, 이러한 목적을 달성하지 못할 경우 공중 보건에 심각한 결과를 초래할 수 있다고 보았다.22)
패널은 또한 제소국들이 제시한 네 가지 대안적 조치 중 어느 것도 TPP 조치와 동등한 목적에 기여할 수 있고 합리적으로 이용가능하며 덜 무역제한적인 대안 조치임을 입증하지 못했고, 온두라스와 도미니카 공화국이 이러한 대안들의 누적적 적용이 덜 무역제한적인 효과를 가진다는 점을 입증하지 못했다고 판단했다.23)
따라서 패널은 제소국들이 TPP 조치가 TBT 협정 제2.2조의 의미 내에서 정당한 목표를 달성하는 데 필요한 정도보다 더 무역제한적임을 입증하지 못했다고 결론 내렸다.24)
상소기구의 판단 온두라스는 TBT협정 제2.2조와 관련된 패널의 판단이 잘못되었다고 주장했다. 즉 (i) TPP 조치가 호주의 정당한 목적에 대한 기여, (ii) TPP 조치의 무역 제한적 효과, 그리고 (iii) 호주의 정당한 목적에 동등하게 기여하는 덜 무역 제한적인 대안 조치의 가용성과 관련된 패널 판단에 오류가 있다고 온두라스는 주장했다.25)
상소기구는 온두라스 측 주장이 TBT 협정 제2.2조 상 법적 기준에 대한 적용보다는 ‘증거 판단’과 관련된다고 보았다. 즉 온두라스의 주장은 패널의 사실관계 및 증거 판단과 관련된 것이므로, 상소기구는 온두라스가 제2.2조를 적용하는 과정에서 패널이 오류를 범했음을 입증하지 못했다고 결론 내렸다. 상소기구는 이 문제를 DSU 제11조와 관련하여 검토해야 한다고 보았다.26)
상소기구는 문제 된 조치가 TBT 협정 제2.2조와 합치되지 않음을 제소국이 입증하기 위해서는 기술 규정이 “비준수에 의해 야기될 위험을 고려하여, 정당한 목적 수행에 필요한 이상으로 무역을 규제”함을 보여야 한다고 설명했다. 제2.2조 상 “필요성(necessity)”의 판단은 다음 요소들에 대한 관계 분석을 수반한다고 상소기구는 보았다. ① 해당 조치가 문제된 정당한 목적에 기여하는 정도, ② 해당 조치의 무역제한성, ③ 문제된 위험성의 성질과 해당 조치를 통해 회원국이 추구하는 목적을 달성하지 못함으로써 발생할 결과의 중대성. 또한 기술 규정이 “필요한 정도 이상으로 무역제한적”임을 보이기 위해서는 ① 문제 된 조치의 무역 제한성과 정당한 목적에 대한 기여 정도, ② 비준수에 의해 야기될 위험을 고려하여 가능한 대안 조치의 무역 제한성 및 정당한 목적에 대한 기여의 정도, 이 두 가지를 비교해야 한다고 설명했다.27)
상소기구는 패널이 각각의 대안 조치가 TPP 조치와 유사하거나 비교가능한 수준으로 호주 내 흡연을 유의미하게 감소시킬 수 있다고 보이나, TPP 조치처럼 호주의 전반적인 담배 규제 정책의 맥락에서 담배 포장의 디자인 특징을 다루지 못했다는 이유에서 그 기여도가 TPP 조치와 동등하지 못하다고 판단한 데에는 오류가 있다고 보았다. 그러나 동시에 상소기구는 제소국들이 대안 조치들이 TPP 조치보다 덜 무역제한적임을 입증하지 못했다는 패널의 판단에는 오류가 없다고 밝혔다.28)
따라서 상소기구는 담배단순포장규제가 담배 상품의 사용 및 노출 감소에 의한 공중 보건 개선이라는 호주 정부의 규제 목적에 유의미한 기여를 할 수 있으며, 제소국이 TBT 협정 제2.2조 상 의미 내에서 이러한 규제가 정당한 목적을 달성하기 위해 필요한 정도 이상으로 무역제한적임을 입증하지 못했다는 패널의 판정을 인용했다.29)
(2) TRIPS 협정 제15.4조 관련 판단
당사국의 주장
가. 제소국의 주장
온두라스와 도미니카 공화국, 쿠바, 인도네시아는 TPP 조치가 상표가 사용될 상품의 특성에 기초하여 상표 등록에 장애를 형성한다는 이유로 TRIPS 협정 제15.4조에 위배된다고 주장했다.30)
구체적으로 온두라스는 본질적으로 구별되지 않는 표지를 등록하기 위해 사용을 요구하는 동시에 상표 출원인이 특정 상품에 그 표지를 사용할 수 있는 능력을 제한하는 조치는 TRIPS 협정 제15.4조를 위반한다고 주장했다. 호주에서는 상품의 특성(즉 담배 제품)이 상표 등록의 주요 장애물에 해당한다고 본 것이었다. 온두라스는 TPP 조치 하에서는 담배 제품에 고유하지 않은 특징적인 단어 표시가 사용됨으로써 사용을 통한 현저성(distinctiveness)을 획득할 수 있다고 지적했다. 그러나 로고와 같은 비본질적인 독특한 디자인 마크는 사용될 수 없기 때문에, 사용을 통한 현저성을 획득할 수 없다고 온두라스는 설명했다. 출원인은 비본질적으로 구별되는 비(非)단어 표시가 소비자의 마음속에서 제품을 구별하는 표지로 작용함을 입증할 수 없었기에 상표로 등록할 수 없을 것이며, 이러한 등록상 장애는 오로지 상품의 특성, 즉 담배 제품이라는 점에 기인한다는 주장이었다.31)
도미니카 공화국은 호주와 같은 WTO 회원국이 비본질적으로 구별되는 표지를 등록하기 위해 사용을 요구하면서도 특정 유형의 상품에 관해서는 사용을 금지하거나 심각하게 제한하는 경우, 그 회원국은 “상품의 특성(nature of the goods)”으로 인한 상표의 “등록 장애(an obstacle to registration)”를 형성한다고 주장했다. 또한, 이러한 법제는 비본질적으로 구별되지 않는 표지의 등록에 관해서는 상품의 성질에 근거하여 차별하므로 TRIPS 협정 제15.4조 상 비차별의무에 위배된다고 보았다. 도미니카 공화국은 제15.4조가 회원국이 상표를 등록함에 있어 상표가 구별할 상품이나 서비스의 성격 및 종류에 따라 차별하지 못하도록 하는 일종의 비차별의무를 담고 있다고 주장했다. TPP 조치 하에서 담배 제품에 대한 모든 표지의 사용이 금지되거나 크게 제한되었고, 따라서 담배제품에 대하여 비본질적으로 구별되지 않는 표시가 사용을 통한 현저성(distinctiveness)을 획득할 기회가 없으며 (단어표시 제외), 결과적으로 담배제품에 대한 상표와 같은 표시를 등록할 수 없게 된다고 도미니카 공화국은 설명했다. 도미니카 공화국은 담배 제품으로서의 제품의 “성질(nature)” 때문에 동 장애가 적용되므로, TPP 조치가 담배 제품에 대한 본질적으로 구별되지 않는 표시로 상표 등록을 차별한다는 이유에서 TRIPS 협정 제15.4조를 위반한다는 주장이었다.32)
쿠바는 비본질적으로 구별되지 않는 표지가 현저성(distinctiveness)을 획득하는 것을 불가능하게 함으로써 제품의 성격으로 인해 상표로서의 등록에 대한 기본적 요건을 충족시키지 못하도록 하는 경우에는 TRIPS 협정 제15.4조 위반이 존재한다고 주장했다. 따라서 TPP 조치는 담배 제품에 적용될 비(非)단어 마크와 양식화된 단어 마크의 등록 및 보호에 불법적인 장애로 작용한다고 본 것이었다.33)
인도네시아는 비본질적으로 구별되지 않는 상표를 등록하기 위해 사전 사용을 요구하는 동시에 상표 출원인이 현저성(distinctiveness)을 획득하기 위해 특정 종류의 상품과 관련된 표지를 사용할 수 있는 능력을 제한하는 경우 이는 TRIPS 협정 제15.4조에 대한 위반 주장했다. 인도네시아는 단순한 단어 표시와는 별도로, TPP 조치에 의해 본질적으로 구별되지 않는 담배 제품에 대한 표시가 호주 국내법상 등록을 위해 요구되는 사용을 통한 현저성 획득을 방지한다고 보았다. 따라서 호주에서 비본질적으로 구별되는 상표의 등록은 적용되는 상품의 특성에 따라 달라지므로 TRIPS협정 제15.4조에 위배된다는 주장이었다.34)
나. 피소국의 주장
반면, 호주는 TRIPS 협정 제15조가 WTO 회원국이 자국 영토에서 상표 등록 자격 요건을 설정할 수 있는 능력을 제한하지 않는다고 주장했다. TRIPS 협정 제15.4조는 회원국이 상품의 성격에 따라 상표 등록을 거부하지 않는 한 회원국이 자국 영토 내에서 상표 사용을 제한하거나 금지하는 방식으로 상품을 규제할 수 있음을 분명히 한다고 보았다. 호주는 제소국들이 TPP 조치 하에서 호주가 제품의 특성에 따라 상표를 등록하지 않음으로써 TRIPS 협정 제15.4조를 위반했음을 분명히 입증하지 못했다고 반박했다. 호주는 또한 제소국들이 비본질적으로 구별되지 않는 표지가 현저성(distinctiveness)을 획득하는 것을 불가능하게 한다는 주장에서 “표지(sign)”와 “상표(trademark)”의 개념을 혼동하고 있다고 주장했다. 즉 TRIPS협정 제15.1조에 규정된 바와 같이, 표지가 상표를 구성하고 따라서 등록 자격이 있기 위해서는 한 사업자의 상품 및 서비스를 다른 사업자의 상품 및 서비스와 구별 가능해야 한다. 그러나 표지가 본질적으로 구별가능하지 않으며 (어떤 이유로든) 아직 사용을 통해 현저성을 획득하지 못한 경우에는 상표(trademark)로 볼 수 없기 때문에 TRIPS 협정 제15.4조가 적용되지 않는다는 설명이었다. 호주는 또한 TRIPS 협정 제15.4조가 상품의 특성에 근거하여 회원국이 상표 등록을 거부할 수 없다고 규정한 목적은 제소국들이 주장한 바처럼 비본질적으로 구별되지 않는 모든 표지가 미래에 현저성을 획득하여 등록가능한 상표가 될 수 있도록 보증하는 것에 있지 않다고 주장했다.35)
다. 제소국의 반박
호주의 위와 같은 주장에 대해 온두라스는 호주의 “표지(sign)”와 “상표(trademark)” 간 구분이 인위적이며 순환논법 및 TRIPS 협정 제15.4조의 문맥을 고려하지 않은 과도한 형식적 해석에 근거한다고 반박했다. 온두라스는 제15.1조가 상표를 구성할 수 있는 현저성을 언급하고 있으며, 제15조는 현저하거나 사용을 통해 현저성을 얻어 상표(trademark)가 될 수 있는 표지(sign)에 집중하고 있다고 보았다.36)
패널의 판단
패널은 TRIPS협정 제15.4조와 관련된 주요 쟁점을 TPP 조치가 상표가 적용될 상품 또는 서비스의 성격에 기초하여 상표 등록에 다음과 같은 장애를 초래하는지 여부에 있다고 파악했다.
- TPP 조치가 현저하게 구별되지 않으며 아직 사용을 통해 현저성(distinctiveness)을 획득하지는 못했지만 사용을 통해 현저성을 획득할 수 있는(capable of) 표지의 등록을 방지하는지,
- 현저하게 구별되지 않는 새로운 비(非)단어 부호가 사용을 통해 현저성을 획득하여 담배 제품과 관련하여 등록 자격을 얻는 것을 방지하는지,
- 제품의 성격 때문에 담배 관련 상표의 등록에서 비롯되는 보호를 저해하는지 여부.37)
패널은 당사국들의 견해 차이가 TRIPS 협정 제15.4조의 서로 다른 해석에서 비롯된 것이라고 보아, 먼저 제15.4조의 의미를 해석했다.38)
패널은 TRIPS협정 제15.4조 상 “상표(trademark)”의 의미를 제15.1조 상 “상표를 구성할 수 있는(capable of constituting a trademark)” 표지라고 이해했다. 즉 TRIPS 협정 제15.4조 상 상표란 제15.1조 1문에 언급된 현저성의 요건을 충족하는 표지 또는 표지의 결합으로서, WTO 회원국들은 이를 상표를 구성할 수 있는 것으로 간주할 의무를 지닌다고 보았다.39)
다음으로 패널은 TRIPS 협정 제15.4조 상 “상표의 등록(registration of the trademark)”의 의미를 해석하면서, “상표”와 마찬가지로 제15조의 다른 조항들과 연결 지어야 한다고 보았다. TRIPS 협정 제15.1조는 회원국들이 본질적으로 상품 및 서비스를 구분할 수 없는 표지 또는 표지의 결합을 사용을 통한 현저성을 획득할 경우에는 등록할 수 있도록 규정하고 있다. 즉 TRIPS 협정 제15.1조는 상표를 구성하는 것과 이로 인한 등록의 자격, 그리고 등록된 상표가 되기 위한 상표의 실제 등록을 구분하고 있으며, 이는 제15.2조, 제15.3조, 제15.4조 및 제15.5조에서도 확인된다고 본 것이다.40)
다음으로 패널은 TRIPS 협정 제15.4조 상 “장애(obstacle)”란 제15.1조의 의미 내에서 상표를 구성할 수 있으며 따라서 등록될 자격이 있는 표지 또는 표지의 조합의 등록을 방해하는 행위를 의미한다고 밝혔다.41)
따라서 패널은 TRIPS 협정 제15.4조 상 상표가 적용되는 상품 및 서비스의 성격이 상표 등록에 장애가 되지 말아야 한다는 의무는 상표로 등록될 자격이 있는 표지 또는 표지의 결합이 상표가 적용되는 상품 및 서비스의 성격에 근거하여 등록이 거부되어서는 안 된다는 것을 의미한다고 보았다. 패널은 이러한 TRIPS 협정 제15.4조 상 의무의 의미를 본 사안 TPP 조치에 적용하여 살펴보았다.42)
또한, 패널은 TPP 조치가 담배 제품의 사용을 통해 현저성(distinctiveness)을 아직 획득하지 못한 비본질적으로 현저한 표지의 등록을 방지함으로써 TRIPS협정 제15.4조를 위반했다는 제소국들의 주장을 받아들이지 않았다. 제15.4조 상 “상표(trademark)”를 TRIPS 협정 제15조 상 “현저성(requirement)”을 충족하지 못한 표지를 포함하는 개념으로 볼 수 없다고 본 것이었다.43)
다음으로 패널은 TRIPS 협정 제15.4조의 대상 및 목적이 현저한 표지를 상표로 등록할 회원국들의 의무를 규제함에 있으며, TRIPS협정 제15.1조의 의미 내에서 상품 및 서비스를 구분할 자격을 아직 갖추지 못한 표지의 사용을 규제하는 데 있지 않다고 설명했다. TRIPS 협정 제15.4조가 현저하지 않은 표지가 적용 대상 상품 및 서비스와 무관하게 현저성을 확보하도록 사용되는 것을 허용한다는 제소국들의 해석은 제15.4조의 문언뿐 아니라 제15.1조라는 문맥에 비추어 본 제15.4조의 대상 및 목적에 합치하지 않는다고 본 것이었다.44)
패널은 TRIPS 협정 제15.4조가 상표의 등록을 거부할 수 있는 근거를 제한하고 있으나, 이러한 등록으로부터 비롯되는 상표 보호의 범위 및 내용이 해당 상표가 적용되는 상품 및 서비스의 성격과 무관하게 동일해야 한다는 의무를 포함하는 것은 아니라고 설명했다. TPP 조치 하에서 담배 제품에 대한 특정 표지의 사용 제한이 영향을 받는 담배 관련 상표에 대한 실질적 보호의 범위와 내용에 미칠 수 있는 모든 결과가 오로지 등록에만 관련된 TRIPS 협정 제15.4조의 위반에 해당하지 않는다는 판단이었다.45)
이러한 이유로 패널은 TPP 조치가 TRIPS 협정 제15.4조를 위반했음을 제소국들이 입증하지 못했다고 판단하였다.46)
(3) TRIPS협정 제16.1조 관련 판단
당사국의 주장
가. 제소국의 주장
제소국들은 TPP 조치가 다음과 같은 이유에서 제16.1조를 위반했다고 주장했다. 특정 담배 관련 상표의 사용 금지는 상표의 현저성(distinctiveness)을 저해하며, 따라서 다른 상표와의 혼동 가능성을 높이고 허용되지 않은 상표의 사용을 막을 상표권자의 권리에도 영향을 미친다는 주장이었다.47)
온두라스는 TPP 조치가 상표의 보호 범위를 TRIPS 협정 제16.1조 상 보장된 최소 수준 이하로 감소시킴으로써 제16.1조를 위반했다고 주장했다. 표지가 더 빈번하게 사용될수록 그 힘은 더 강력해지며, 표지의 힘이 강력해질수록 허가받지 않은 제3자에 의한 사용으로부터의 보호도 더 강력해진다는 설명이었다. 온두라스는 단순포장규제가 호주가 TRIPS 협정 제16.1조에 따라 보호할 것을 약속한 상표권자의 배타적 권리를 침해한다고 주장했다.48)
온두라스는 현저성(distinctiveness)이 사라지게 되면 보호의 범위도 줄어들게 되며 따라서 원조 상표가 아무런 상업적 가치가 없는 서류상의 권리로만 남게 될 것이라고 주장했다. 온두라스는 담배단순포장법의 도입으로 인해 원조 상표가 더 이상 사용되지 못하게 되어 소비자들도 이를 더 이상 기억하지 못하게 될 것이라고 보았다. 허가받지 않은 제3자가 원조 상표를 쉽게 남용할 수 있게 될 것이라는 주장이었다.49)
도미니카 공화국은 TPP 조치가 상표의 상업적 사용을 강력히 규제함으로써 상표권자가 소비자의 혼란을 부추길 수 있는 방식으로 제3자가 유사하거나 동일한 표지를 사용하는 것을 막을 권리를 포함하여 TRIPS 협정 제16.1조에서 보장하는 여러 배타적 권리를 행사하지 못하게 될 것이라고 주장했다. 도미니카 공화국은 TRIPS 협정 제16.1조가 WTO 회원국들이 허가받지 않은 사용을 막기 위해 등록된 상표권자들의 배타적 권리를 보호할 의무뿐만 아니라 상표권자가 특정 제3자 사용을 막는 것을 허용할 WTO 회원국들의 의무도 규정하고 있다고 보았다. 도미니카 공화국에 따르면, 상표가 그 관련 상품 및 서비스를 구분하는 역할을 더 이상 하지 못하게 되면, 유사한 상품에 유사한 표지가 사용됨으로써 발생할 수 있는 혼란이 커질 수 있으며, 이로 인해 상표권자는 이러한 사용을 막기 위래 배타적 권리를 행사할 능력을 상실하게 된다.50)
쿠바는 TPP 조치가 합법적 상품에 유효한 등록 상표를 사용할 기회를 막음으로써 TRIPS 협정 제16.1조를 위반했다고 주장했다. 즉 TPP 조치로 인하여 유사한 상품에 유사한 표지가 사용되는 것을 막지 못하게 되며, 또한 TPP 조치로 인하여 비본질적으로 현저한 표지의 현저성이 상실되고 이로 인해 TRIPS 협정 제16.1조 상 보호를 더 이상 받지 못하게 된다고 주장했다. TPP 조치가 모든 등록된 상표권의 범위를 축소시킴으로써 상표권자가 유사한 상품에 유사한 표지가 사용되는 것을 막지 못하게 되어 TRIPS 협정 제16.1조에 따라 호주가 보장하는 상표권의 최소 수준을 위반하게 된다는 주장이었다.51)
인도네시아는 호주가 다음의 두 가지 점에서 TRIPS 협정 제16.1조를 위반했다고 보았다. 첫째, 담배단순포장법은 동일한 상품에 유사한 표식이 사용되도록 함으로써 혼동을 유발할 수 있는 사용을 막을 수 있는 상표권자의 권리를 침해한다고 주장했다. 둘째, 담배단순포장법은 합법적으로 등록된 표지가 현저성(distinctiveness)을 유지하는 것을 막음으로써 상표권자가 동법의 적용 범위 밖에 있는 유사한 상품에 유사한 표지가 허가 없이 사용되는 것을 막을 권리를 침해한다고 주장했다.52)
나. 피소국의 주장
이에 대해, 호주는 TPP 조치가 TRIPS 협정 제16.1조를 위반하지 않았으며, 제소국들이 동조를 잘못 해석하고 있다고 반박했다. 호주는 TRIPS 협정 제16.1조 문언의 통상적 의미에 따르면, 등록된 상표권자의 권리는 소극적 권리(negative right)로서 제3자가 동일하거나 유사한 상품에 동일하거나 유사한 표지를 사용하는 것이 소비자 혼란을 발생시킬 가능성이 있는 경우 이를 막거나 저지할 수 있는 권리를 의미한다고 보았다. 호주는 이러한 해석이 TRIPS 협정의 문맥과 대상 및 목적에도 부합한다고 설명했다. 상표를 사용할 수 있는 권리는 일반적인 시장의 자유에 해당하며, TRIPS 협정에서 보호되는 권리가 아니라는 주장이었다.53)
호주는 만약 상표가 사용되지 않으면 제3자가 유사하거나 동일한 상품에 유사하거나 동일한 상표를 사용하는 것을 방지할 수 있는 상표권자의 권리가 저해된다는 제소국 측 주장이 타당하지 않다고 반박했다.54)
TPP 조치가 상표권자들로 하여금 상표를 기만적으로 유사한 방식으로 나타내도록 요구한다는 인도네시아 측 주장에 대하여, 호주는 만약 문제 된 브랜드와 상품명이 등록되었으면, 당국이 이러한 단어로 된 상표가 다른 사업자의 상품으로부터 신청자의 상품이 구분 가능하다고 결정했음을 의미한다고 반박했다. 또한 만약 경쟁사업자가 소비자 혼란을 발생시킬 수 있을 정도로 기존 등록된 상표와 동일하거나 유사한 단어를 담배 제품에 사용했을 경우, 상표권자는 제16.1조에 따라 배타적 권리를 행사할 수 있을 것이라고 주장했다.55)
패널의 판단
패널은 우선 제소국들의 주장과 관련된 TRIPS 협정 제16.1조 상 의무의 범위를 살펴보았다. 당사국들은 TRIPS 협정 제16.1조 1문의 문언이 제3자의 특정 사용을 막을 수 있는 상표권자의 “배타적(exclusive)” 권리를 규정하고 있다는 것에는 모두 동의했다. 일부 제소국들은 이러한 배타적 권리가 “소극적(negative)” 권리에 해당한다는 호주 측 주장을 반박하지 않았으나, 다른 제소국들은 TRIPS 협정 제16.1조 상 권리를 “소극적(negative)” 또는 “적극적(positive)”으로 이해하는것 자체에 대해 문제를 제기했다. TPP 조치는 담배 포장 및 담배 제품에 특정 담배 관련 상표를 사용하는 것을 금지함으로써 상표권자들이 TRIPS 협정 제16.1조 하에서 그 권리를 행사하는 것을 제한했다고 제소국들은 주장했다. 패널은 이러한 주장이 등록된 상표의 현저성(distinctiveness) 감소가 WTO 회원국들이 TRIPS 협정 제16.1조 하에서 상표권자에 대해 제공해야 할 권리 보호에 영향을 미치는지 여부에 달려 있다고 설명했고, 이에 패널은 이러한 권리의 내용을 살펴보고 그 행사가 현저성 감소에 의해 영향을 받는지를 검토했다.56)
패널은 TRIPS 협정 제16.1조의 문언에 따라 회원국들이 등록된 상표권자에 대해 동의하지 않은 상표의 사용을 막거나 저지할 수 있는 권리를 제공해야 한다고 판단했다. TRIPS 협정 제16.1조가 상표권자에게 그 등록된 상표를 사용할 권리를 부여하는 것이 아니라, 허가받지 않은 제3자의 특정 활동을 방지할 수 있는 등록된 상표권자의 권리만 규정하고 있다는 설명이었다. 즉 TRIPS 협정 제16.1조 하에서 상표권자는 상표권자의 동의를 얻지 않은 모든 제3자가 상표가 적용되는 상품 또는 서비스에 동일하거나 유사한 표지를 사용하여 혼란을 초래할 수 있는 경우, 이를 방지할 수 있는 배타적 권리를 가진다고 보았다.57)
패널은 TPP 조치가 소매용 담배 포장과 담배 제품에 적용되는 특정한 등록된 상표들의 사용을 제한 및 금지하지만, 광고 및 홍보 등 상표가 현저성을 확보 및 유지하기 위한 다른 사용을 금하고 있지 않다고 밝혔다. 또한 상표의 혼동 가능성은 해당 사안에 관계된 여러 관련 요소 등을 고려하여 판단해야 할 사실적 문제의 영역이라고 설명했다. 따라서 패널은 TPP 조치의 운영이 반드시 혼동 가능성을 유발할 것이라는 제소국들의 주장을 받아들이지 않았다.58)
다음으로 패널은 TRIPS 협정 제16.1조 1문이 등록된 상표권자에 대해 (i) 상표권자의 동의를 얻지 못한 제3자가 (ii) 혼동을 유발할 수 있는 방식으로 (iii) 등록된 상표가 적용되는 상품 및 서비스와 유사하거나 동일한 상품과 서비스에 대해 해당 상표와 유사하거나 동일한 표지를 사용하는 것을 막을 권리를 회원국들이 부여해야한다고 규정하고 있음을 상기했다. 패널은 상표권자가 문제된 사용을 막거나 저지할 배타적 권리를 갖는다고 보기 위해서는 이 세 가지 요건이 누적적으로 모두 충족되어야 한다고 설명했다. 패널은 TRIPS 협정 제16.1조 1문을 회원국이 혼동 가능성이 발생하는 경우에 보호를 제공할 뿐만 아니라 혼란을 가능성을 포함하여 동 조항에 명시된 상황이 실제로 발생할 수 있도록 시장 여건을 유지해야 할 의무를 가진다고 해석할 근거가 없다고 보았다. 오히려 회원국들은 이러한 상황이 실제로 발생할 경우, 이러한 권리가 제공되도록 보장해야 한다는 설명이었다.59)
패널은 TRIPS 협정 제16.1조가 상표를 사용할 권리를 포함하고 있지 않으며, 회원국들이 등록된 상표권자에 대해 상표권 침해를 방지할 배타적 권리를 부여함으로써 TRIPS 협정 제16.1조 상 의무를 이행하게 된다고 설명했다. 이러한 의무의 이행은 상표권 침해가 실제로 시장에서 발생하는지 여부 또는 상표권자가 실제로 그 배타적 권리를 행사하기로 결정하는지 여부 등과 무관하다고 패널은 밝혔다. 따라서 TRIPS 협정 제16.1조 1문이 회원국들에 대해 등록된 상표의 현저성을 유지할 의무 또는 상표의 사용을 통한 현저성에 부정적인 영향을 미치는 규제를 하지 않을 의무를 부여한다고 볼 수 없다고 판단했다.60)
이러한 이유에서 패널은 TPP 조치가 TRIPS 협정 제16.1조를 위반하지 않았다고 판단하였다.61)
상소기구의 판단
상소기구는 TRIPS 협정 제16.1조 상 혼동 가능성의 위험성이 상표의 현저한 기능과 관련된다는 주장에 동의하면서도, 이를 확대 해석하는 것은 경계했다. 상소기구는 특히 온두라스가 TRIPS 협정 제16.1조 관련 주장을 함에 있어 제16조의 문언이나 TRIPS 협정상 다른 조항을 명시적으로 언급하지 않았다고 지적했다. 상소기구는 EC - Trademarks and Geographical Indications (Australia) 사건 패널 보고서를 인용하면서 TRIPS 협정이 특정 대상을 이용하거나 사용할 수 있는 적극적 권리를 부여하는 것이 아니라, 특정 행위를 방지할 수 있는 소극적 권리를 부여한다고 밝혔다. TRIPS 협정 제16.1조는 상표권자에 대해 허가 받지 않은 제3자의 사용을 막을 배타적 권리를 부여하지만, 상표권자는 이러한 배타적 권리를 WTO 회원국이 아닌 그 제3자에 대해서만 행사할 수 있다. 따라서 상소기구는 TRIPS 협정 제16.1조가 상표권자에게 상표를 사용할 권리를 부여한 것이 아니라, 허가받지 않은 제3자의 사용을 막을 수 있는 권리만 부여하고 있다고 본 패널 결정을 인용했다.62)
상소기구는 또한 TRIPS협 정 제16.1조 상 제3자의 허가받지 않은 사용으로부터 발생할 수 있는 혼동 가능성이 문제 된 상표의 현저성에 관련된다는 점에 대해 상기했다. 그러나 상소기구는 회원국들이 표지의 현저성을 보호하기 위한 일반적 의무를 가지는 것이 아니라는 패널의 설명에 동의했고, 이에 온두라스 측 주장을 받아들이지 않았으며 패널 판정을 인용했다.63)
(4) TRIPS 협정 제20조 관련 판단
당사국의 주장
가. 제소국의 주장
온두라스와 도미니카 공화국, 쿠바 및 인도네시아는 TPP 조치가 상표의 상업적 사용을 부당하게 방해하는 특별한 요건을 부과함으로써 TRIPS 협정 제20조를 위반했다고 주장했다.64)
나. 피소국의 주장
호주는 제소국이 TRIPS 협정 제20조 위반을 입증하기 위해서는 상표권의 상업적 사용이 특별한 요건의 부과로 부당하게 방해되어야 함을 보여야 한다고 주장했다. 호주는 TPP 조치가 상표권의 사용에 특별한 요건을 부과한다는 점에는 이견이 없으나, (1) 문제된 “특별한 요건”의 범위, (2) 제소국들이 이러한 특별한 요건이 상표권의 상업적 사용을 방해했음을 입증했는지 여부, 그리고 (3) 제소국들이 이러한 방해가 부당하게 이루어졌음을 입증했는지 여부에 대해서는 다툼의 여지가 있다고 보았다.65)
패널의 판단
패널은 TRIPS 협정 제20조가 하나의 단일 의무를 부과하고 있으며, 그 의무의 핵심은 1문에서 명시한 바와 같이 상표의 상업적 사용을 “부당하게 방해”하는 특별한 요건을 불허하는 데 있다고 설명했다. 따라서 TRIPS 협정 제20조 위반이 존재하기 위해서는 (a) “특별한 요건”의 존재, (b) 이러한 특별한 요건이 “상표의 상업적 사용”을 “방해”했는지 여부, 그리고 (c) 이러한 방해가 “부당하게” 이루어졌는지 여부를 이증해야 한다고 밝혔다. 패널은 이 세 가지 요소를 차례로 검토했다.66)
가. TPP 조치가 상표의 사용을 “방해”하는 “특별한 요건”에 해당하는지 여부
패널은 TRIPS 협정 제20조 상 “특별한 요건”이란 준수되어야 하는 요건으로서 상표의 상업적 사용과 밀접한 관련이 있거나 이를 특별히 다루며, 그 적용에 제한이 있는 요건을 의미한다고 설명했다.67)
패널은 특별한 요건이 상표의 사용을 방해하는지 여부를 판단하기 위해서는 상표가 실제로 사용되고 있는지 여부가 아닌 그 사용이 문제 된 특별한 요건에 의해 방해받고 있는지 여부가 쟁점이 된다고 밝혔다. “방해”의 의미를 상표의 상업적 사용이 제한될 정도로 상표의 사용을 제한 또는 방해하는 것으로 이해한 것이었다. 또한 TRIPS 협정 제20조 상 특별한 요건에 의한 방해는 제20조 1문 및 2문에 언급된 구체적 유형의 요건과 같은 제한적인 방식의 방해로부터 상표 사용의 전면적 금지에 이르기까지 다양하게 존재할 수 있다고 설명했다.68)
패널은 본 사안의 TPP 조치가 단어 표지의 사용을 제한하며 식화된 언어 표식, 통합된 표식 또는 숫자 표식, 그리고 기타 장식용 요소 등의 사용을 금지한다는 점에서 TRIPS 협정 제20조 상 상표의 사용을 “방해”하는 “특별한 요건”에 해당한다고 보았다.69)
나. TPP 조치의 특별한 요건이 “상업적인” “상표의 사용”을 방해하는지 여부
패널은 TRIPS 협정 제20조 상 “상업적(in the course of trade)”의 의미가 “구매 및 판매(buying and selling)”에만 제한되지 않으며, 상업적 활동에 관련된 모든 과정을 포괄한다고 보았다. 따라서 상표가 소매 판매 후에도 계속해서 지닐 수 있는 상업적 기능이 “상업적(in the course of trade)"의 의미에 포함되지 않을 이유가 없다고 판단했다.70)
패널은 또한 TRIPS 협정 제20조 상 “사용(use)”의 의미가 한 사업자의 상품 및 서비스를 다른 사업자의 상품 및 서비스와 구별하기 위한 목적으로만 사용되는 것으로 제한되지 않는다고 설명했다.71)
따라서 패널은 본 사안의 TPP 조치가 “상표의 상업적 사용”을 방해하는 특별한 요건에 해당한다고 판단했다.72)
다. TPP 조치가 상표의 상업적 사용을 “부당하게” 방해하는지 여부
패널은 TRIPS 협정 제20조 상 “부당하게(unjustifiably)”란 상표의 사용이 결과적으로 방해받기에 충분한 정당성 또는 이유가 결여된 방식으로 특별한 요건에 의해 방해를 받는 상황을 의미한다고 설명했다. 제20조는 어떤 경우에 방해가 정당할 수 있는지에 대해 명시적으로 언급하고 있지는 않으나, 패널은 TRIPS 협정의 다른 조항에 비추어 보아 회원국들이 정당한 이유가 있을 때 상표의 사용을 방해할 수 있다고 이해했다.73)
한편, 패널은 TRIPS 협정 제20조 상 “부당하게(unjustifiably)”라는 문구가 1994년도 관세 및 무역에 관한 일반협정 (1994 General Agreement on Tariffs and Trade, “GATT”) 제XX조 전문 상 “부당한(unjustifiable)”과 동일한 의미를 가진 것으로 해석될 수는 없다고 보았다. 그러나 두 조항에서 “부당”의 의미가 문제된 조치와 그러한 조치가 취해진 이유 간에 어느 정도의 합리적 연관성(rational connection)이 존재해야 함을 보여준다고 설명했다. 다만 패널은 합리적 연관성이 존재한다고 해서 항상 TRIPS 협정 제20조 상 방해가 허용되는 것은 아니라고 밝혔다.74)
패널은 상표의 사용에 대한 방해가 제20조 상 “부당”한지를 판단하기 위해서는 상표의 상업적 사용에 대해 상표권자가 가지는 정당한 이익과 방해로 인해 이러한 이익이 어떻게 영향을 받는지를 고려해야 한다고 설명했다. 따라서 TRIPS 협정 제20조 하에서의 방해가 정당한지 여부에 대한 판단은 방해의 성격 및 정도에 대한 고려도 포함해야 한다고 보았다.75)
따라서 패널은 제20조 상 “부당” 여부를 판단함에 있어 다음의 요소들을 고려해야 한다고 밝혔다.
① 특별한 요건에 의한 방해의 성격 및 정도
② 특별한 요건이 부과된 이유
③ 이러한 이유가 방해에 대한 충분한 근거가 되는지 여부.76)
패널은 본 사안의 TPP 조치가 부당한지 여부를 제소국들이 입증하지 못했다고 결론 내렸다. 패널은 특히 TPP 조치가 부과한 특별한 요건들이 호주의 공중보건 개선이라는 목적에 기여할 수 있음을 감안할 때, 문제 된 방해가 정당할 수 있다고 판단했다. 패널은 또한 호주의 TPP 조치가 FCTC 제11조 및 제13조 상 담배 규제 관련 의무를 이행하는 수단으로 도입되었다는 점도 중요하게 보았다.77)
상소기구의 판단
상소기구는 TRIPS 협정 제20조에서 사용된 “부당하게(unjustifiably)”라는 용어는 WTO 회원국들이 상표의 사용을 방해함에 있어 일정한 재량을 가진다는 것을 의미한다고 보았다. 상표의 사용에 특별한 요건을 부과함으로써 이를 방해하는 회원국은 이러한 특별한 요건의 부과가 추구하는 목적이 이에 따라 발생하는 방해를 어떻게 합리화하는지에 대해 충분한 설명을 제공해야 한다고 상소기구는 설명했다. 동시에 상소기구는 문제된 방해의 성격 및 정도, 그리고 관련 상표가 어떻게 영향을 받는지도 고려되어야 한다고 밝혔다. 따라서 상소기구는 “부당” 여부의 판단에 있어 1) 특별한 요건에 의한 방해의 성격 및 정도, 2) 특별한 요건이 부과된 이유, 3) 이러한 이유가 방해에 대한 충분한 근거가 되는지 여부 등을 고려해야 한다는 패널의 판단을 인용했다.78)
상소기구는 패널이 TRIPS 협정 제20조를 해석 및 적용함에 있어 어떠한 오류도 범하지 않았다고 결론 내렸다.79)
동 분쟁은 WTO 협정에서 지식재산권과 공중 보건 문제가 충돌할 경우 이를 어떻게 해결할지에 대한 고민을 담고 있다. 패널은 공중 보건을 보호하기 위해 WTO 회원국이 취한 조치가 지니는 정당성을 비교적 느슨한 척도에 따라 평가하면서 다양한 가치 간 균형을 추구하였다. 동 사안에서 패널은 한편으로는 TRIPS 협정이 소극적 권리만 부여하고 있다고 보면서도 다른 한편으로는 지식재산권 분야 고유의 의미보다는 WTO 협정 틀 내에서 통상적인 의미와 실효성을 추구하는 해석을 고수했다.80)
이 점은 패널 및 상소기구가 본 사건에서 주요 쟁점 중 하나였던 TRIPS 협정 제20조 상 “부당하게(unjustifiably)”를 해석하는 방식에서도 잘 드러났다. 패널과 상소기구는 GATT협정 제20조 전문의 “부당한(unjustifiable)”에 대한 기존 패널 및 상소기구 판정례를 참고하면서도, TRIPS 협정이라는 고유한 맥락을 참고하여 이를 판단하기 위한 나름의 기준을 제시했다. 즉 TRIPS 협정 상 “부당하게”를 판단하기 위해서는 1) 특별한 요건에 의한 방해의 성격 및 정도, 2) 특별한 요건이 부과된 이유, 3) 이러한 이유가 방해에 대한 충분한 근거가 되는지 여부 등을 고려해야 한다는 것이다.
이 판정은 팬데믹 시대를 맞아 각국이 보건 조치에 새로운 관심을 기울이는 2023년 현 시점에 그 의미가 더욱 남다르다고 할 수 있다. 백신 개발과 공급 문제는 지식재산권과 보건 조치 간 끊이지 않은 긴장관계를 초래하는 상황이다. 양자간 균형점을 찾기 위한 중요한 출발점을 이 판정은 제시하고 있다. 이 판정은 담배 포장에 국한되어 있으나 호주 정부의 정책적 고려와 이에 대한 담배 수출국의 반박, 그리고 패널 및 항소기구의 심리와 평가는 여타 보건 관련 이슈에도 그대로 적용 가능하다. 사실 이 문제에 대해 WTO 회원국들은 그간 주로 일회성 내지 임시적 성격의 해결방안을 채택해 왔다. 가령 사안별 waiver 승인, 회원국간 협력 의무를 강조하는 각료선언 채택 등이 그러하다. 그러나 이러한 미봉책은 내재적 한계가 있을 수밖에 없고 구조적인 해결방안이 마련되지 않으면 회원국간 갈등은 커져만 갈 것이다. 선진국과 개도국, 공적 영역과 민간 영역, WTO와 다른 국제기구 (UN, WIPO, WHO, OECD)간 이해 관계를 적절히 반영하고, 이들간 협력 체제를 구체화하는 법적 기제가 앞으로 새롭게 마련되어야 할 것이다. 본건만 하더라도 WTO와 WHO간 의견 조율이 충분히 이루어지지 않은 전세계적 조치의 도입과 시행은 결국 상당한 비용을 초래한다는 점을 시사하고 있다.
다층적 위기 시대를 맞아 현재 WTO 협정의 가장 큰 과제는 정부의 정당한 규제 정책을 어떻게 보호할 것인지 여부이다. 이러한 고민은 특히 보건 문제와 관련하여 극명하게 대두된다. 지금 WTO 협정은 회원국 정부의 “policy space”를 보장하기 위해 다양한 조항들을 도입하고 있지만 이들은 최근의 전례없는 위기에 대응하는 각국 정부의 정책주권을 제대로 보호하는 데에는 미흡하다는 인식이 최근 확산되고 있다. 국가안보 예외조항을 확대하여 해석하고자 하는 움직임도 나름 논란의 소지는 있으나 결국 정책 주권을 보호하기 위한 국제적 공감대의 반영으로 볼 수 있을 것이다.
작성자 맹조영 변호사 | 법무법인(유) 세종
감수자 이재민 교수 | 서울대학교 법학전문대학원
※ 본 판례 해설 내용은 작성자와 감수자 개인의 견해로 산업통상자원부의 공식견해와 무관함을 밝힙니다.
1) WTO 패널 보고서, Cuba, Dominican Republic, Honduras, Indonesia-Australia on Certain Measures Concerning Trademarks, Geographical Indications and Other Plain Packaging Requirements Applicable to Tobacco Products and Packaging, WT/DS435/R (2018.06.28. 회람), para. 2.10
2) 여기서 “담배규제협약(Convention on Tobacco Control)”이란, WHO의 담배기본규제협약(WHO Framework Convention on Tobacco Control, “FCTC")을 지칭하는 의미로 사용되었다. 담배포장규제법 해설에 따르면, 담배단순포장규제는 호주 정부가 FCTC 제5조, 제11조 및 제13조 상 의무를 이행하는 수단 중 하나로 도입되었다. WTO 패널 보고서, 위의 글, para. 2.16.
3) WTO 패널 보고서, 위의 글, para. 2.12.
4) WTO 패널 보고서, 위의 글, para. 2.29.
5) WTO 패널 보고서, 위의 글, para. 2.33.
6) WTO 패널 보고서, 위의 글, para. 7.1815.
7) WTO 패널 보고서, 위의 글, para. 7.17.
8) WTO 패널 보고서, 위의 글, para. 7.18.
9) WTO 패널 보고서, 위의 글, para. 7.19.
10) WTO 패널 보고서, 위의 글, para. 7.20.
11) WTO 패널 보고서, 위의 글, para. 7.21.
12) WTO 패널 보고서, 위의 글, para. 7.22.
13) WTO 패널 보고서, 위의 글, para. 7.76.
14) WTO 패널 보고서, 위의 글, paras. 7.79-7.80, 7.106.
15) WTO 패널 보고서, 위의 글, para. 7.179.
16) WTO 패널 보고서, 위의 글, para. 7.251.
17) WTO 패널 보고서, 위의 글, para. 7.402.
18) WTO 패널 보고서, 위의 글, para. 7.184.
19) WTO 패널 보고서, 위의 글, para. 7.1025.
20) WTO 패널 보고서, 위의 글, para. 7.1208.
21) WTO 패널 보고서, 위의 글, para. 7.1255.
22) WTO 패널 보고서, 위의 글, para. 7.1322.
23) WTO 패널 보고서, 위의 글, para. 7.1723.
24) WTO 패널 보고서, 위의 글, para. 7.1732.
25) WTO 상소기구 보고서, Cuba, Dominican Republic, Honduras, Indonesia-Australia on Certain Measures Concerning Trademarks, Geographical Indications and Other Plain Packaging Requirements Applicable to Tobacco Products and Packaging, WT/DS435/AB/R (2020.06.29. 채택), para. 6.11.
26) WTO 상소기구 보고서, 위의 글, para. 6.26.
27) WTO 상소기구 보고서, 위의 글, para. 6.517.
28) WTO 상소기구 보고서, 위의 글, para. 6.521.
29) WTO 상소기구 보고서, 위의 글, para. 6.520.
30) WTO 패널 보고서, 위의 글, para. 7.1778.
31) WTO 패널 보고서, 위의 글, para. 7.1782.
32) WTO 패널 보고서, 위의 글, para. 7.1786.
33) WTO 패널 보고서, 위의 글, para. 7.1787.
34) WTO 패널 보고서, 위의 글, para. 7.1789.
35) WTO 패널 보고서, 위의 글, para. 7.1793.
36) WTO 패널 보고서, 위의 글, para. 7.1797.
37) WTO 패널 보고서, 위의 글, para. 7.1819.
38) WTO 패널 보고서, 위의 글, para. 7.1822.
39) WTO 패널 보고서, 위의 글, para. 7.1931.
40) WTO 패널 보고서, 위의 글, para. 7.1840.
41) WTO 패널 보고서, 위의 글, para. 7.1856.
42) WTO 패널 보고서, 위의 글, para. 7.1857.
43) WTO 패널 보고서, 위의 글, para. 7.1874.
44) WTO 패널 보고서, 위의 글, para. 7.1894.
45) WTO 패널 보고서, 위의 글, para. 7.1912.
46) WTO 패널 보고서, 위의 글, para. 7.1913.
47) WTO 패널 보고서, 위의 글, para. 7.1916.
48) WTO 패널 보고서, 위의 글, para. 7.1918.
49) WTO 패널 보고서, 위의 글, para. 7.1921.
50) WTO 패널 보고서, 위의 글, para. 7.1929.
51) WTO 패널 보고서, 위의 글, para. 7.1939.
52) WTO 패널 보고서, 위의 글, para. 7.1941.
53) WTO 패널 보고서, 위의 글, para. 7.1955.
54) WTO 패널 보고서, 위의 글, para. 7.1956.
55) WTO 패널 보고서, 위의 글, para. 7.1959.
56) WTO 패널 보고서, 위의 글, para. 7.1972.
57) WTO 패널 보고서, 위의 글, para. 7.1979.
58) WTO 패널 보고서, 위의 글, para. 7.1993.
59) WTO 패널 보고서, 위의 글, para. 7.2000.
60) WTO 패널 보고서, 위의 글, para. 7.2005.
61) WTO 패널 보고서, 위의 글, para. 7.2051.
62) WTO 상소기구 보고서, 위의 글, para. 6.588.
63) WTO 상소기구 보고서, 위의 글, paras. 6.602.
64) WTO 패널 보고서, 위의 글, para. 7.2132.
65) WTO 패널 보고서, 위의 글, para. 7.2138.
66) WTO 패널 보고서, 위의 글, paras. 7.2156.
67) WTO 패널 보고서, 위의 글, para. 7.2231.
68) WTO 패널 보고서, 위의 글, para. 7.2236.
69) WTO 패널 보고서, 위의 글, para. 7.2245.
70) WTO 패널 보고서, 위의 글, para. 7.2263.
71) WTO 패널 보고서, 위의 글, para. 7.2286.
72) WTO 패널 보고서, 위의 글, para. 7.2292.
73) WTO 패널 보고서, 위의 글, para. 7.2405.
74) WTO 패널 보고서, 위의 글, para. 7.2422.
75) WTO 패널 보고서, 위의 글, para. 7.2428.
76) WTO 패널 보고서, 위의 글, para. 7.2430.
77) WTO 패널 보고서, 위의 글, para. 7.2604.
78) WTO 상소기구 보고서, 위의 글, para. 6.651.
79) WTO 상소기구 보고서, 위의 글, para. 6.6719.
80) 이일호, “담배의 단순포장(plain packaging) 조치와 TRIPS 협정 간의 합치 문제 - Australia-Plain Packaging 사건에 대한 평석 -”, 「법조」 제68권 제4호 (2019), pp.451-452.
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